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事件 平成 26年 (ネ) 10098号 商標権侵害差止請求控訴事件

控訴人興和株式会社
訴訟代理人弁護士北原潤一
同 江幡奈歩
同 梶並彰一郎
被控訴人 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社
訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同 栗宇一樹
同 大友良浩
同 隈部泰正
同 和氣満美子
同 森山航洋
同 奥津啓太
同 清水紘武
補佐人弁理士水野勝文
同 和田光子
同 保崎明弘
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2015/07/16
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 - 1 -１ 控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。
２ 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 被控訴人は,別紙標章目録1ないし3記載の各標章を付した薬剤を販売して はならない。
2 被控訴人は,前項記載の薬剤を廃棄せよ。
事案の概要
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」とい う。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以 下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標 章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有す る商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し, 同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた 事案である。
控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録 1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張 し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めたが,原判決 は,被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらない から,本件商標権を侵害するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄 却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は, 指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除 く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチ ンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(以下「本件分割 商標権」という。)に分割された(甲20,21の1,2)。
その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分 割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。
1 前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨によ り認められる事実である。) (1) 当事者 控訴人と被控訴人は,いずれも医薬品等の製造,販売等を業とする株式会 社である。
(2) 控訴人の商標権 控訴人は,本件商標について本件分割商標権(別紙商標権目録3参照)を 有している。
(3) 被控訴人の行為等 ア 被控訴人は,平成25年12月から,販売名を「ピタバスタチンCa錠 1mg「明治」」とする薬剤(以下「被控訴人商品1」という。),販売 名を「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」」とする薬剤(以下「被控訴 人商品2」という。 及び販売名を ) 「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」」 とする薬剤(以下「被控訴人商品3」といい,また,被控訴人商品1ない し3を総称して「被控訴人各商品」という。)を販売している。
被控訴人各商品は,錠剤であり,その錠剤の外観は,それぞれ別紙錠剤 目録1ないし3記載のとおりである(乙27ないし29)。被控訴人商品 1の錠剤には被控訴人標章1が,被控訴人商品2の錠剤には被控訴人標章 2が,被控訴人商品3の錠剤には被控訴人標章3が,それぞれ付されてい る。
被控訴人各商品は,一般的名称(JAN)を「ピタバスタチンカルシウ ム」(国際一般名(INN)は「pitavstatin」)とする化学物質を有効成分 とするHMG-CｏA還元酵素阻害剤である。
また,被控訴人各商品は,医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬 品」である(乙22,27ないし29)。
イ 一方,控訴人は,平成15年9月当時から,ピタバスタチンカルシウム を有効成分とするHMG-CｏA還元酵素阻害剤として,販売名を「リバ ロ錠1mg」,「リバロ錠2mg」又は「リバロ錠4mg」とする各薬剤 (以下「控訴人各商品」と総称する。)を販売している。
控訴人各商品と被控訴人各商品とは,控訴人各商品が先発医薬品(新薬), 被控訴人各商品がその後発医薬品(ジェネリック医薬品)の関係にある。
2 争点 (1) 被控訴人各標章と本件商標の類否(争点1) (2) 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性(争点2) (3) 被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性(争点3) (4) 商標登録の無効理由による権利行使制限の成否(争点4) (5) 権利の濫用の成否(争点5)
争点に関する当事者の主張
1 争点1(被控訴人各標章と本件商標の類否)について (1) 控訴人の主張 ア 本件商標は,欧文字の「PITAVA」なる外観を有し,「ピタバ」と の称呼を生じるが,特段の観念は生じない。
他方,被控訴人各標章は,片仮名の「ピタバ」なる外観を有し,「ピタ バ」との称呼を生じるが,特段の観念は生じない。
そうすると,本件商標と被控訴人各標章とは,外観が異なるものの,称 呼が同一であり,特定の観念を生じない点においても同一であるから,被 控訴人各標章は,本件商標に類似する商標に当たる。
イ 被控訴人各商品は,本件分割商標権の指定商品と同一である。
ウ したがって,被控訴人が被控訴人各標章を付した被控訴人各商品を販売 する行為は,本件分割商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する。
(2) 被控訴人の主張 控訴人の主張のうち,本件商標及び被控訴人各標章の各外観,本件商標と 被控訴人各標章とが称呼において類似性があること,被控訴人各商品が本件 分割商標権の指定商品と同一であることは認めるが,その余は争う。
2 争点2(被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性)について (1) 被控訴人の主張 ア 商標法26条1項6号の商標に該当すること 被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているの は,服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のためであ って,自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく,被控 訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,いわゆる商標的使用に当た らないから,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品であ ることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標 法26条1項6号)に該当する。
(ア) 医療従事者への販売 被控訴人商品1及び2の包装態様は,錠剤がパッケージされたPTP シートが複数入っている箱状(700錠,500錠,140錠,100 錠)のものと錠剤が詰めてある瓶状(500錠)のものがあり,また,被 控訴人商品3の包装態様は,錠剤がパッケージされたPTPシートが複 数入っている箱状(100錠)のもののみである。
被控訴人各商品が病院,診療所,薬局等の医療従事者へ販売される場合 には,被控訴人及び製造委託先の製薬企業から医薬品の卸売会社を通じて 販売される。この場合,箱に梱包されたままの状態で販売されるから,医 療従事者が錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識して購入することはな い。
また,調剤した薬剤を患者に渡すのは薬剤師であるが,患者に対して薬 剤がPTPシートに入った状態で渡すか,「一包化調剤」で渡すかのいず れかである。いずれの場合も,薬剤師が被控訴人各商品を購入する場面で はないから,薬剤師に対して錠剤に付された「ピタバ」の表示が自他商品 識別機能を奏する場面ではない。
医療用後発医薬品の場合には,医薬品の販売名等の類似性に起因する調 剤間違いや患者の誤飲防止等の医療事故を防止するために,販売名に,一 般的名称(有効成分)及び剤型,含量,会社名(屋号等)を付さなければ ならない(乙3,5)。被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表 示は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であって,薬 剤師との関係では,他の薬剤と間違えて処方しないようにするための表示 でしかあり得ない。
したがって,被控訴人各商品が病院,診療所,薬局等の医療従事者へ販 売される場合に,錠剤に付された「ピタバ」の表示が商標的に使用されて いないことは明らかである。
(イ) 患者への販売 被控訴人各商品のような処方箋医薬品は,病院,診療所,薬局等へ販売 (授与を含む。)する場合を除き,「医薬品,医療機器等の品質,有効性 及び安全性の確保等に関する法律」(平成25年法律第84号による改正 前の題名「薬事法」。以下「医薬品医療機器等法」という。)49条1項 に基づき,医師等の処方箋の交付を受けた者以外の者に対して,正当な理 由なく,販売を行ってはならないとされている。
したがって,被控訴人各商品を任意に選択して購入することが可能であ るのは,病院,診療所,薬局が購入する場合に限られ,患者は,医師の処 方に従って,被控訴人各商品を購入するにすぎないから,被控訴人各商品 に関しては,患者は取引者,需要者に該当しない。
また,仮に患者が取引者,需要者に該当するとしても,以下に述べると おり,患者が被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識するのは,服用の場面であって,被控訴人各商品を購入する際に商品を識別する場面とは異なる。
したがって,患者が取引者,需要者であるとしても,そもそも患者は,錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づいて被控訴人各商品を購入することはないから,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用が商標的使用に当たらないことは明らかである。
a 医師による処方 医師は,処方箋医薬品を患者に処方する際,その薬剤に先発医薬品と 後発医薬品とがあるときは,処方箋に,先発医薬品を記載する場合,特 定の後発医薬品を記載する場合又は薬剤の有効成分の一般的名称を記 載する場合がある(甲11,乙36添付資料@)。医師は,その際,患 者に対し,先発医薬品と後発医薬品の存在とそれらの違いを説明し,患 者は,その説明を聞いた上で,医師に対し,処方される薬剤について希 望を伝えることができる。医師は,基本的に患者の意思を尊重して,処 方する薬剤を選択する(甲11)。
有効成分を「ピタバスタチンカルシウム」とする薬剤については,先 発医薬品である控訴人各商品と後発医薬品である被控訴人を含めた各 後発医薬品メーカーの商品が患者の選択の対象となる。
したがって,患者が,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の 表示に基づいて,薬剤を選択することはない。
b 薬剤師による調剤 処方箋医薬品を病院外の保険薬局で受け取る院外処方の場合には,患 者は,医師から処方された処方箋を保険薬局等に提出し,薬剤師から, 調剤した薬剤を受け取ることになる(甲11)。処方箋医薬品を病院内 で受け取る院内処方の場合には,患者は,医師等の処方箋に基づき院内 の薬剤師が調剤した薬剤を受け取ることになる。
薬剤師は,処方箋の記載どおりに薬剤を調剤しなければならないが, 患者の選択に基づき,処方箋に記載されている先発医薬品に代えて後発 医薬品を調剤することができる場合がある。その場合,薬剤師は,患者 に対し,後発医薬品を選択した基準,例えば,当該後発医薬品の品質に 関する情報開示の状況,薬価,製造販売業者の製造,供給や情報提供等 に係る体制等といった事項について説明することとされている(甲1 0,11,乙23)。
c 患者による購入 患者は,保険薬局等において医師の処方又は患者の選択に基づいて調 剤された薬剤を受け取るが,多くの場合は錠剤がPTPシートに入って いる状態で渡され,場合によっては箱のままで渡される場合がある。ま た,一包化調剤の場合には,錠剤が他の薬剤とまとめて一つに包装され ている。いずれの場合であっても,患者は,薬剤師から当該医薬品に関 する口頭による説明を受け,当該医薬品に関する説明文書を受領して購 入する。患者に渡される説明文書,例えば,被控訴人商品1の説明文書 には「ピタバスタチンカルシウムCa錠1r「明治」(一般名:ピタバ スタチンCa錠1mg)」として販売名と一般名(有効成分),含量が 一体として記載されているもの(乙36添付資料A,B),「名前 ピ タバスタチンCa錠1mg「明治」」と「成分 ピタバスタチンカルシ ウム錠」と分けて記載されているものがある(乙36添付資料C)。ま た,くすりのしおりには「商品名:ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」 と「主成分:ピタバスタチンカルシウム」と分けて記載されている(乙 27)。被控訴人商品2及び3も,被控訴人商品1と同様である。
したがって,患者は,被控訴人各商品を購入する際,PTPシート及 び説明文書に表示された「ピタバスタチンカルシウムCa錠1r「明 治」」,「ピタバスタチンカルシウムCa錠2r「明治」」,「ピタバ スタチンカルシウムCa錠4r「明治」」との販売名によって商品を識 別して購入するものであり,錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づい て購入することはない。
患者が,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識す るのは,服用する場面である。この場面では,既に被控訴人各商品の流 通過程は終了しており,他の医薬品と間違えないよう誤飲防止のために 錠剤を確認するものであって,被控訴人各商品を購入する際に商品を識 別するためのものではない。
したがって,患者が被控訴人各商品を購入する場合において,錠剤に 付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)が商標的に使用されてい ないことは明らかである。
(ウ) 控訴人主張のアンケート調査の結果について 控訴人は,アンケート調査の結果(甲22)に基づいて,患者が被控 訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識することはないなどと 主張する。
しかしながら,前記(ア)及び(イ)のとおり,そもそも,被控訴人各商品 の流通において,医療従事者及び患者が錠剤に付された「ピタバ」の表示 に基づいて薬剤を識別して購入することはないから,錠剤に付された「ピ タバ」の表示(被控訴人各標章)が商標的に使用されていないことは明ら かであり,アンケート調査自体が無意味である。
また,脂質異常症(高脂血症)の潜在的な患者数は2200万人,実際 の患者数も143万3000人程度存在するが(乙38,39),控訴人 が採用したアンケートの対象者はわずか700名分にすぎないから,上記 アンケートは,全患者の認識を反映しているものとはいえないこと,その 調査方法も,「WEB調査」と記載されているのみで,対象者にどのよう にアクセスし,どのような方法で回答を得たのか不明であり,また,対象 者の情報の正確性をどのように担保したのかも不明であることなどから すると,上記アンケート調査の証拠価値はないに等しいものである。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
イ 小括 以上によれば,被控訴人各標章は商標法26条1項6号の商標に該当す るから,本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばない。
(2) 控訴人の主張 ア 商標法26条1項6号の商標に該当しないこと 被控訴人各標章が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識 することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項 6号)に該当するかどうか,すなわち,被控訴人各商品における被控訴人 各標章の使用が商標的使用に当たらないといえるかどうかは,取引者,需 要者において,被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認 識されないといえるかどうかの問題である。
以下のとおり,被控訴人各商品の取引者,需要者である患者において, 被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないとい うことはできないから,被控訴人各標章は,商標法26条1項6号の商標 に該当しない。
(ア) 患者は,薬剤である被控訴人各商品の最終購入者であること,高コ レステロール症治療剤である被控訴人各商品のような長期間反復継続し て購入・服用される薬剤の場合,患者は,購入する薬剤について実質的 な選択権を有するといえるし,少なくとも購入する薬剤の決定過程に影 響を与える立場にあることからすると,患者が被控訴人各商品の取引者, 需要者であることは明らかである。
しかも,被控訴人各標章を含む,被控訴人各商品の錠剤の表示は,「医 療関係者」(医療従事者)よりも,患者において,他の薬剤と区別でき るように印字又は刻印されたものであって,患者に認識されることを目 的としたものであることに照らせば,被控訴人各標章の使用が商標的使 用でないかを論じる上で,患者の認識は重視されるべきである。
したがって,仮に被控訴人各商品の流通過程において患者による被控 訴人各商品の購入よりも前の取引で被控訴人各標章が出所識別機能を発 揮する表示であると認識されないことがあるとしても,患者において, 被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないと いえなければ,被控訴人各標章の使用が商標的使用でないということは できない。
(イ) 患者は,自らの症状を治すために薬剤を服用するのであって,薬剤 の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても,よほど特殊な 事情がない限り,当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何である かについて興味や知識を持っていないのが通常である。また,医師・薬 剤師が,薬剤を処方する際,患者に対して薬剤の効果や副作用を説明す ることはあるとしても,通常,当該薬剤の有効成分の名称が何であるか を説明することはないものであり,このことは,医師・薬剤師から薬剤 の処方を受けたことのある患者にとっては常識的な事柄である。
したがって,被控訴人各商品の有効成分の名称が何であるかについて 興味も知識もなく,説明も受けていない患者が,被控訴人各商品の錠剤 に付された「ピタバ」の表示に触れたときに,それが「有効成分」を示 すものであると認識するとはいえない。たとえ,患者が被控訴人各商品 のPTPシートに付された「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等 の表示に触れた上で,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表 示に触れたときに,「ピタバ」が販売名たる「ピタバスタチンCa錠1 mg「明治」」等のうちの「ピタバスタチンCa」の一部の表示あるい はそれに由来する表示であると認識することがあったとしても,「ピタ バ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンCa」を意味するものと 認識することはない。
また,平成26年11月21日から25日にかけて実施された薬剤の 錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査の結果(甲2 2)に照らしても,患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であ ると認識するといえないことは明らかである。
すなわち,上記アンケート調査は,医師から処方された高脂血症治療 薬を3か月以上服用している患者700名を対象に,4つの質問を提示 し,薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示をどのように認識・推測す るかなどを調査したものである。上記アンケート調査の結果によれば, 薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示について,「この薬の有効成分 (薬の効果をもたらす成分)の名前(またはその一部)」と回答したの は全体の15%にすぎず,残りの85%は「有効成分の名称(またはそ の一部)」であるとは認識しなかったものであり,この結果に照らせば, 通常,患者が,「ピタバ」を有効成分の説明的表示であると認識すると いえない。
むしろ,全体の43%が薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示を「こ の薬の商品名」と認識しており,「商品名」とは出所識別機能を果たす 表示にほかならないから,錠剤に付された「ピタバ」の表示は出所識別 機能を発揮する表示であるといえる。
以上によれば,被控訴人各商品の取引者,需要者である患者において, 被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないと いうことはできないから,被控訴人各標章は,商標法26条1項6号の 商標に該当しない。
(ウ) 被控訴人は,これに対し,被控訴人各標章の「ピタバ」が商標的に 使用されているというためには,患者が被控訴人各商品の購入時に「ピ タバ」の表示に基づいて当該商品を識別して購入する必要があるとの前 提に立ち,患者において,購入時には認識されず,購入後に初めて認識 される「ピタバ」の表示は商標的使用に当たらない旨主張する。
しかしながら,たとえ購入時に包装等により需要者の目に触れない表 示であっても,需要者において,商品を使用する過程で目に触れる表示 であれば,需要者は,当該商品を使用する過程において,当該商品に付 された表示を繰り返し目にすることにより,当該商品の出所や品質と当 該表示との関連性を認識・評価し,当該表示についてのイメージを形成 するといえるから,当該表示は商標として使用されているといえる。
したがって,商標的使用の有無の判断において考慮する場面を,需要 者が商品を購入する場面に限定し,患者において,購入時には認識され ず,購入後に初めて認識される「ピタバ」の表示は商標的使用には当た らないとする被控訴人の主張は,その前提において誤りがある。
イ 原判決の判断の誤り 原判決は,この点に関し,被控訴人各商品の主たる取引者,需要者であ る医師や薬剤師等の「医療関係者」は,被控訴人各商品に接する際,その 販売名に付された会社名(屋号等)「明治」に加えて,被控訴人各商品の パッケージであるPTPシートに付された「明治」の表示や被控訴人各商 品に併せて表示されている「明治」や「MS」の表示によってその出所を 識別し,錠剤に表示された被控訴人各標章は,被控訴人各商品の出所を表 示するものではなく,有効成分の説明的表示であると認識すると考えられ, また,患者は,医師,薬剤師から被控訴人各商品を処方される際に受ける 説明等を踏まえて被控訴人各標章に接するところ,被控訴人各商品には被 控訴人各標章の他に「明治」や「MS」の表示があること,被控訴人各商 品は,長期間にわたり反復継続的に購入,服用される薬剤であることも考 え合わせれば,患者においても被控訴人各標章をもって被控訴人各商品の 出所の表示であると認識しているとは認め難く,むしろ有効成分の説明的 表示であると認識するのが一般的であると考えられるとして,被控訴人各 標章の使用は,商標的使用に当たらない旨判断した。
しかしながら,前記ア(イ)のとおり,患者がピタバの表示(被控訴人各 標章)を「有効成分」の説明的表示であると認識するといえない。
また,PTPシートに付された「明治」の表示や被控訴人各商品の錠剤 に付された「明治」の表示が出所識別機能を有するからといって,被控訴 人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示が出所識別機能を有しないこ とにはならないし,ましてや「ピタバ」の表示が有効成分の説明的表示で あると認識されることにもならないから,「明治」の表示が出所識別機能 を有することは,医師や薬剤師等の「医療関係者」が被控訴人各標章を有 効成分の説明的表示であると認識していることの根拠になるものではな い。
したがって,原判決の上記判断は誤りである。
ウ 小括 以上によれば,被控訴人各標章は,商標法26条1項6号の商標に該当 するものとはいえないから,本件分割商標権の効力が被控訴人各標章に及 ばないとの被控訴人の主張は,理由がない。
3 争点3(被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性)について (1) 被控訴人の主張 ア 商標法26条1項2号の商標に該当すること 被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章) は,「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる 略称であり,本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウ ムを含有する薬剤」との関係においては,「ピタバスタチンカルシウム」 を有効成分とする医薬品であること,すなわち,商品の品質の表示であり,かつ,錠剤に有効成分又はその略称を印刷又は刻印することは一般的に行われており,「ピタバ」を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから,被控訴人各標章は,商標法26条1項2号の商標に該当する。
(ア) 本件商標を構成する「PITAVA」は,医薬品の一般的名称「ピ タバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」からコレ ステロール値を下げる薬の総称の1つである「statin」(スタチン)を除 外した名称である。
コレステロール低下薬としては「スタチン系」の薬が有名であり,「ピ タバスタチン」のほかに,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」, 「シンバスタチン」,「プラバスタチン」,「フルバスタチン」,「ロー バスタチン」があるが,これらの「スタチン系」の一般的名称においても 「statin」(スタチン)を除外した名称が使用されている。
例えば,平成22年3月5日開催の日本循環器学会での発表(乙6)に おいては, 「スタチン系」の中でも強力なストロングスタチン3種として, 「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」がある ところ,これらについては,それぞれ「ピタバ」,「アトルバ」,「ロス バ」と「スタチン」を省略した略称が使用されていた。上記発表は,九州 の51施設の医師が参加した研究結果の発表であり,世界で初めて上記3 種類の薬剤を同時に比較する試みであったことが高く評価され,多くのメ ディアや医師が注目したものであった。
また,国立医薬品食品衛生研究所作成の2011年(平成23年)7月 7日付け医薬品安全性情報(乙41)には,「アトルバスタチン」,「フ ルバスタチン」,「ピタバスタチン」,「ローバスタチン」,「プラバス タチン」,「ロスバスタチン」,「シンバスタチン」について,それぞれ 「statin」(スタチン)を除外した名称が使用されている。
さらに,2006年(平成18年)以降に公開された公開特許公報等(乙 7ないし13,40)においても,「スタチン系」の名称について「sta tin」又は「スタチン」を除外した略称が使用されている。その他の文献 等(乙16ないし18)においても,ピタバスタチンのことを「ピタバ」 と略して使用され(乙14,15,42) アトルバスタチンのことを , 「ア トルバ」,ロスバスタチンのことを「ロスバ」と略して使用されている。
のみならず,実際の調剤薬局の現場においても,アトルバスタチンを 「アトルバ」 シンバスタチンを , 「シンバ」 プラバスタチンを , 「プラバ」, フルバスタチンを「フルバ」,ロスバスタチンを「ロスバ」と略して使 用されている(乙19)。
以上のとおり,「スタチン系」の成分として,「スタチン」の用語を 除外した部分を略称として使用することは一般的に行われていたもので ある。
(イ) 「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医療用後発医薬品に ついては,平成25年12月から,後発医薬品メーカー各社が販売を開始 している(乙43)。医療用後発医薬品の販売名には,医薬品の販売名等 の類似性に起因した医療事故を防止するために,一般的名称,剤形及び含 量,会社名(屋号等)を付さなければならないとされている(乙3,5)。
上記メーカー各社の中で,現在も,錠剤に「ピタバ」と表記しているのは, 沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」という。),小林化工株式会社(以 下「小林化工」という。 , ) テバ製薬株式会社(以下「テバ製薬」という。) 及び被控訴人の4社であるが(乙43),キョーリンリメディオ株式会社 (以下「キョーリンリメディオ」という。 及び共和薬品工業株式会社 ) (以 下「共和薬品工業」という。)の2社も,発売当初は錠剤に「ピタバ」と 表記していた(乙25,31,45)。
また,「アトルバスタチン」を有効成分とする医療用後発医薬品におい ても,平成23年11月以降,錠剤に「アトルバ」と表記して販売されて いるものもある。
さらに,その他の有効成分に関する医療用後発医薬品においても,錠剤 に有効成分の略称を付して販売されているものが多数ある(乙44)。
以上によれば,錠剤に有効成分又はその略称を印刷もしくは刻印するこ とは一般的に行われていることであるといえる(乙5,25,31,43 ないし45)。
(ウ) 控訴人は,平成25年10月17日,「ピタバ(標準文字)」の商標 について商標登録出願(商願2013-08094号)をしたが,特許庁 は,「ピタバ」の文字は,指定商品を取り扱う業界において,「ピタバス タチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称として使用されている から,単に商品の原材料,品質を普通に用いられる方法で表示する標章の みからなる商標であるなどとして平成26年3月4日付けの拒絶理由通 知(乙24)をし,さらに,同年6月12日付けで拒絶査定(乙26)を した。
(エ) 以上によれば,ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬 品において,「ピタバ」の表示は有効成分の略称であることを示すもので あるとともに,錠剤に有効成分の略称である「ピタバ」を印刷又は刻印す る方法は一般的に行われているものといえる。
(オ) 控訴人は,これに対し,アンケート調査の結果(甲22)などを挙 げて,取引者,需要者である患者において,「ピタバ」の表示が「有効 成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一 般に認識されているとはいえない旨主張する。
しかしながら,医師や薬剤師等の口頭による薬についての説明だけで は不十分な場合があり得るので,薬の有効成分,効果,副作用等の注意 事項について網羅的に説明するために,説明文書等(乙27ないし29, 乙36添付資料A)が患者に配布されており(前記2(1)ア(イ)c),上 記説明文書等には薬剤の一般的名称が記載されている。
加えて,医療用後発医薬品の場合には,医薬品の販売名等の類似性に 起因する調剤間違いや患者の誤飲防止等の医療事故を防止するために,販 売名に,一般的名称(有効成分),剤型及び含量,会社名(屋号等)を付 さなければならないことから,各製薬企業は,後発医薬品の錠剤にもその 措置を行い(乙30,37),錠剤においても有効成分の名称又はその略 称を表示することの周知徹底を図っていることからすると,患者において も錠剤に付された「ピタバ」の表示が有効成分である「ピタバスタチンカ ルシウム」を示すものであることを認識しているというべきである。
また,控訴人が挙げるアンケート調査(甲22)に証拠価値がないこ とは,前記2(1)ア(ウ)のとおりである。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
イ 小括 以上によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控 訴人各標章)は,本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシ ウムを含有する薬剤」との関係においては,「ピタバスタチンカルシウム」 を有効成分とする医薬品であること,すなわち,商品の品質を表示するもの にすぎず,「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であるこ との略称として普通に用いられる方法で表示するものであるから,商標法2 6条1項2号の商標に該当し,本件分割商標権の効力を及ぼすことはできな い。
(2) 控訴人の主張 ア 商標法26条1項2号の商標に該当しないこと (ア) 被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標 章)が,「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の品質である「有効成分」を普通に用いられる方法で表示する商標(商標法26条1項2号)であるというためには,取引者,需要者一般において,「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として認識されていることが必要である。
しかしながら,前記2(2)ア(イ)のとおり,取引者,需要者である患者は,自らの症状を治すために薬剤を服用するのであって,薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても,よほど特殊な事情がない限り,当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常である。また,医師・薬剤師も,患者に対して薬剤を処方するに際し,薬剤の効果や副作用についての説明をすることがあるとしても,通常,当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはない。
このことは,前記2(2)ア(イ)のとおり,アンケート調査(甲22)の結果によっても裏付けられている。
たとえ,患者が被控訴人各商品のPTPシートに付された「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等の表示に触れた上で,被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに,「ピタバ」が販売名たる「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等のうち「ピタバスタチンCa」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても,「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンCa」(ピタバスタチンカルシウム)を意味するものと認識することはないものと考えられる。
したがって,取引者,需要者である患者において,「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえない。
(イ) 被控訴人が挙げる学会発表に関する文献や公開特許公報などの文献 は,いずれも患者の認識を示す文献ではなく,患者一般において,「ピ タバ」が,実質的に「有効成分を示すもの」と認識されているといえる 程度に,「ピタバスタチンカルシウム」の略称として認識されているこ とを示すものとはいえない。
また,被控訴人が挙げる文献の内容を見ても,「ピタバスタチンカル シウム」(「pitavastatin calcium」)あるいは「ピタバスタチン」(「p itavastatin」)を「ピタバ」(「pitava」)と略記することを断った上 で,「ピタバ」(「pitava」)という表記を用いているか,図において スペースの都合上「ピタバ」(「pitava」)という略記を用いているに すぎない。ピタバスタチンカルシウム以外の「スタチン系」の省略形を 用いた文献は,ピタバスタチンカルシウムと直接関係のある文献ではな いし,その内容を見ても「atorvastatin (Atorva)」などといずれも略記 することを明記した上で,図においてスペースの都合上,略記を用いて いるにすぎない。
したがって,被控訴人が挙げる文献から,「ピタバ」が,「有効成分」 である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として一般に認識されてい るということはできない。
このことは,標題に「Pitava」又は「ピタバ」の語を含む104件の 文献のうち,「Pitava」等の略記を用いた文献はわずか2件のみで,そ の他の102件は,略記を用いず,「Pitavastatin」等と表記している こと(甲32)からも明らかである。また,甲33によれば,ピタバス タチンカルシウムを主成分とする薬剤を販売している後発医薬品メーカ ーのうち,錠剤に「ピタバ」の語を印字して使用しているのは被控訴人 ら6社のみであって,その他の18社はいずれも「ピタバ」の語を使用 しておらず,このことは,「ピタバ」が「ピタバスタチンカルシウム」 の略称であると認識されていないことを示すものである。
さらに,被控訴人は,控訴人が本件分割商標権の侵害を主張している 商品(被控訴人各商品を含む。)において,「ピタバ」の表示がされて いることを指摘しているが,商標権を侵害する表示の存在を根拠にして, 当該商標権侵害が否定されるというのは背理であるから,当該商品の表 示に基づいて,「ピタバ」が「ピタバスタチンカルシウム」の略称とし て一般に認識されるに至ったという主張は成り立ち得ない。
イ 小括 以上によれば,取引者,需要者である患者において,「ピタバ」の表示 が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものと して一般に認識されているとはいえず,被控訴人各標章は商標法26条1 項2号の商標に該当するものとはいえないから,本件分割商標権の効力が 被控訴人各標章に及ばないとの被控訴人の主張は,理由がない。
4 争点4(商標登録の無効理由による権利行使制限の成否)について(1) 被控訴人の主張 ア 医薬品の一般的名称(JAN)及び国際一般名(INN)は,医薬品に おける非独占的・一般的な名称である。
また,日本国内においては,前記2(1)ア(ア)のとおり,医療用後発医薬 品の場合,医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲防 止等の医療事故を防止するために,販売名に,含有する有効成分に係る一般 的名称,剤型及び含量,会社名(屋号等)を付さなければならないこととさ れている。
したがって,医薬品の有効成分の一般的名称(国際一般名を含む。)を商 標登録して独占権を与えることは,国際的及び国内的な社会秩序に反するも のであり,公序良俗に反するものといえる。
イ しかるところ,前記3(1)ア(ア)のとおり,本件商標を構成する「PIT AVA」は,「ピタバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavas tatin」を想起させる略称である。
そうすると,本件商標は,医薬品の国際一般名である「pitavastatin」 と同一視し得る商標であるといえるから,公序良俗を害するおそれがある 商標(商標法4条1項7号)に該当する。
ウ 以上によれば,本件商標の商標登録には,商標法4条1項7号違反の無 効理由(同法46条1項6号)があり,商標登録無効審判により無効とさ れるべきものであるから,商標法39条において準用する特許法104条 の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件分割商標権を 行使することができない。
(2) 控訴人の主張 前記3(2)によれば,本件商標を構成する「PITAVA」は,「ピタバス タチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」を想起させる略称 であると理解されるものではなく,本件商標を医薬品の国際一般名と同一視 し得るものではない。
したがって,本件商標が公序良俗を害するおそれがある商標(商標法4条 1項7号)であるとはいえないから,被控訴人の主張は,理由がない。
5 争点5(権利の濫用の成否)について(1) 被控訴人の主張 ア 明らかな無効理由の存在 (ア) 控訴人は,平成15年の発売開始以来現在まで,ピタバスタチンカ ルシウムを有効成分とする医薬品を「リバロ」の販売名で販売を継続し, 「リバロ」は,控訴人の商品名として確立している。一方で,控訴人は, 「PITAVA」又は「ピタバ」という商品名でピタバスタチンカルシ ウムを有効成分とする医薬品を販売しておらず,上記商品名を使用して いる形跡もない。
したがって,本件商標は,控訴人が「自己の業務に係る商品について 使用をする商標」(商標法3条1項柱書き)に該当しないから,本件商 標の商標登録には,同項柱書きに違反する無効理由(同法46条1項1 号)がある。
(イ) 前記3(1)で述べたのと同様の理由により,本件商標は,「ピタバス タチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」の略称であって, 「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させるも のであり,本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウ ムを含有する薬剤」との関係においては,「ピタバスタチンカルシウム」 を有効成分とする医薬品であること,すなわち,商品の品質の表示であ り,かつ,名称又はその略称を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に 用いられる方法で表示するもの」といえるから,本件商標は,「商品の 品質」 「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 を (商 標法3条1項3号)に該当する。
したがって,本件商標の商標登録には,商標法3条1項3号に違反す る無効理由(同法46条1項1号)がある。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)の無効理由に基づく商標登録無効審判は,本件商 標の商標登録から5年を経過しているため請求することができない(商 標法47条1項)。
しかしながら,商標法47条1項の規定により,商標登録無効審判を 請求することができない場合であっても,明らかな無効理由が存在する ときは,当該商標権に基づく請求は,権利の濫用に当たり許されないと いうべきである。
そうすると,本件分割商標権に基づく本件請求は,本件商標の商標登 録に明らかな無効理由があるから,権利の濫用に当たり許されないとい うべきである。
イ 商標法50条1項の取消事由の存在 (ア) 次に,前記ア(ア)のとおり,控訴人が本件商標をその指定商品に使 用している形跡がないから,本件商標の商標登録には,商標法50条1 項の取消事由がある。そこで,被控訴人は,平成26年2月19日,本 件商標の商標登録について不使用取消審判を請求した(乙21の1, 。
2) この点に関し,控訴人は,控訴人とキョーリンリメディオ間の平成2 5年12月19日付け商標使用許諾契約に基づいて,キョーリンリメデ ィオに対し,本件商標について通常使用権を許諾し,キョーリンリメデ ィオは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているか ら,本件商標の商標登録には,商標法50条1項の取消事由が存在しな い旨主張する。
しかしながら,上記使用許諾契約は本件商標の積極的な使用を継続的 に許諾するものではなく,キョーリンリメディオが錠剤の「ピタバ」の 表示を速やかに中止することを前提に,契約締結日において保有してい る製品の在庫の限度内で本件商標権に基づく権利行使を行わないとい う,禁止権行使の猶予を合意したものである。同項の趣旨は,実際に使 用される商標の保護を通じて商標に化体されている商標権者の業務上の 信用を保護するという商標制度の目的にそぐわない商標を整理するとい う点にあるから,商標権者から禁止権行使の猶予を受けたにすぎない者 は同項所定の「通常使用権者」に該当しないというべきである。
したがって,キョーリンリメディオによる「ピタバ」の使用をもって, 同項にいう通常使用権者における本件商標又はこれと社会通念上同一と 認められる商標の使用があるということはできないから,控訴人の上記 主張は理由がない。
(イ) そうすると,本件商標の商標登録には,商標法50条1項の取消事 由が存在し,不使用取消審判により取り消されるべきことが明らかであ るから,不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし,控訴人の本件 分割商標権に基づく本件請求は,権利の濫用に当たり許されないという べきである。
ウ 小括 以上のとおり,本件商標の商標登録には,明らかな無効理由があり,ま た,商標法50条1項の取消事由が存在し,不使用取消審判により取り消 されるべきことが明らかであるから,控訴人の本件分割商標権に基づく本 件請求は,権利の濫用に当たり許されないというべきである。
(2) 控訴人の主張 ア 無効理由の不存在 製薬会社である控訴人は,自ら本件商標を使用する意思をもって,本件 商標の商標登録出願をし,本件商標権の登録を受けたものであるから,本 件商標の商標登録に商標法3条1項柱書きに違反する無効理由が存在する との被控訴人の主張は理由がない。
また,前記3(2)で述べたのと同様の理由により,本件商標は,「ピタバ スタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる略称であると はいえないから,本件商標の商標登録に商標法3条1項3号に違反する無 効理由が存在するとの被控訴人の主張も理由がない。
イ 商標法50条1項の取消事由の不存在 控訴人は,キョーリンリメディオに対し,平成25年12月19日付け 商標使用許諾契約に基づいて通常使用権を許諾し,キョーリンリメディオ は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している。上記使 用許諾契約に係る契約書(甲8)の1条及び2条によれば,キョーリンリ メディオが本件商標の通常使用権者であることは明らかであり,キョーリ ンリメディオは,契約締結時の在庫の販売が完了するまでの間,「ピタバ」 の表示を付した製品を新たに製造して販売することができるのであるか ら,上記使用許諾契約は,本件商標の積極的な使用を継続的に許諾するも のにほかならない。
したがって,本件商標の商標登録に商標法50条1項の取消事由が存在 するとの被控訴人の主張は理由がない。
ウ 小括 以上によれば,控訴人の本件分割商標権に基づく本件請求が権利の濫用 に当たり許されないとの被控訴人の主張は理由がない。
当裁判所の判断
当裁判所は,被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は,「需要者 が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用 されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当し,また,商品の「品質」 又は「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する商標」(同項2号)に該当 するものと認められ,控訴人が有する本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に 及ばないものと認められるから,控訴人の当審における交換的変更に係る請求 は,いずれも理由がないものと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
1 判断の基礎となる認定事実 (1) 被控訴人各標章の構成,その使用態様等について ア 被控訴人各標章の構成について 被控訴人各標章は,別紙標章目録1ないし3記載のとおり,「ピタバ」 の片仮名3字を同一書体,同じ大きさで,略円弧状に横書きに書してなる 標章である。
被控訴人各標章からそれぞれ「ピタバ」の称呼が生じる。
イ 被控訴人各商品について (ア) 被控訴人商品1は,販売名を「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」 とする円形の錠剤,被控訴人商品2は,販売名を「ピタバスタチンCa 錠2mg「明治」」とする円形の錠剤,被控訴人商品3は,販売名を「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」」とする円形の錠剤であり,いずれも一般的名称(JAN) 「ピタバスタチンカルシウム」 を (国際一般名(INN)は「pitavstatin」)とする化学物質を有効成分とする「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」である。
被控訴人各商品は,HMG-CｏA還元酵素阻害作用で肝臓のコレステロール合成を阻害することによって,血液中のコレステロールを低下させる作用効果があり,通常,高コレステロール血症,家族性高コレステロール血症の治療に用いられる(乙27ないし29)。
また,医薬品医療機器等法49条1項は,「薬局開設者又は医薬品の販売業者は,医師,歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して,正当な理由なく,厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し,又は授与してはならない。ただし,薬剤師等に販売し,又は授与するときは,この限りでない。」と定めている。
そして,「ピタバスタチン」,その誘導体,それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分とする製剤は,厚生労働大臣によって,医薬品医療機器等法49条1項に基づき,「処方箋医薬品」に指定されており(平成17年2月10日厚生労働省告示第24号。乙22),被控訴人各商品は,「処方箋医薬品」である(乙27ないし29)。
厚生労働省医薬食品局長発出の都道府県知事等あて平成17年3月30日付け薬食発第0330016号「処方せん医薬品等の取扱いについて」と題する書簡(一部改正平成23年3月31日薬食発0331第17号。乙23)には,「処方せん医薬品」の取扱いについて,「原則」として,「処方せん医薬品については,病院,診療所,薬局等へ販売(授与を含む。)する場合を除き」,医薬品医療機器等法49条1項の規定に基づき,「医師等からの処方せんの交付を受けた以外の者に対して,正当 な理由なく,販売を行ってはならないものであること」,「正当な理由な く,処方せん医薬品を販売した場合については,罰則が設けられている ものであること」などの記載がある。
(イ) 被控訴人商品1は直径6.1mm,厚さ2.6mmの白色の錠剤(乙 27),被控訴人商品2は直径7.1mm,厚さ2.9mmのごくうす い黄赤色の割線入り錠剤(乙28),被控訴人商品3は直径8.6mm, 厚さ4.0mmの淡黄色の割線入り錠剤(乙29)であり,それぞれの 外観は,別紙錠剤目録1ないし3のとおりである。
被控訴人各商品の包装態様は,別紙包装目録1ないし3のとおりであ り,錠剤が10錠ずつPTPシートにパッケージされて,その複数のP TPシートが外箱に入れられたもの(同目録1ないし3参照)と,錠剤 が瓶詰めされ,その瓶が外箱に入れられたもの(同目録1及び2参照)が ある(乙37の「21.」)。
被控訴人商品1の外箱には,別紙包装目録1のとおり,「ピタバスタ チンCa錠1mg「明治」」と横書きで大きく表示され,その上部には 「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」,その下部には「ピタバスタチンカ ルシウム錠」,「1錠中ピタバスタチンカルシウム1.0mg」との表 示があり,また,PTPシートの表面には,「ピタバスタチンCa錠1 mg「明治」」,「ピタバスタチン」,「1mg」,「meiji M S047」,その裏面には,「PITAVASTATIN Ca1mg 「Meiji」」,「ピタバスタチンCa「明治」」,「1mg」との 表示がある。
被控訴人商品2の外箱には,別紙包装目録2のとおり,「「ピタバス タチンCa錠2mg「明治」」と横書きで大きく表示され,その上部に は「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」,その下部には「ピタバスタチン カルシウム錠」,「1錠中ピタバスタチンカルシウム2.0mg」との 表示があり,また,PTPシートの表面には,「ピタバスタチンCa錠 2mg「明治」」,「ピタバスタチン」,「2mg」,「meiji M S048」,その裏面には,「PITAVASTATIN Ca2mg 「Meiji」」,「ピタバスタチンCa「明治」」,「2mg」との 表示がある。
被控訴人商品3の外箱には,別紙包装目録3のとおり,「「ピタバス タチンCa錠4mg「明治」」と横書きで大きく表示され,その上部に は「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」,その下部には「ピタバスタチン カルシウム錠」,「1錠中ピタバスタチンカルシウム4.0mg」との 表示があり,また,PTPシートの表面には,「ピタバスタチンCa錠 4mg「明治」」,「ピタバスタチン」,「4mg」,「meiji M S049」,その裏面には,「PITAVASTATIN Ca 4m g「Meiji」」,「ピタバスタチンCa「明治」」,「4mg」と の表示がある。
ウ 被控訴人各標章の使用態様について 被控訴人商品1には,別紙錠剤目録1のとおり,錠剤の一方の面の1段 目に「ピタバ」の片仮名3字(被控訴人標章1),2段目に数字の「1」, 3段目に「明治」の漢字2字が表示されている。なお,錠剤の他方の面に は特に表示はない。
被控訴人商品2には,別紙錠剤目録2のとおり,錠剤の一方の面の1段 目に「ピタバ」の片仮名3字(被控訴人標章2),2段目に数字の「2」 が表示されている。また,錠剤の他方の面の1段目に「MS」の欧文字3 字,2段目に数字の「048」が表示され,その1段目及び2段目の間に 割線が表示されている。
被控訴人商品3には,別紙錠剤目録3のとおり,錠剤の一方の面の1段 目に「ピタバ」の片仮名3字(被控訴人標章3),2段目に数字の「4」 が表示されている。また,錠剤の他方の面の1段目に「MS」の欧文字3 字,2段目に数字の「049」が表示され,その1段目及び2段目の間に 割線が表示されている。
(2) 後発医薬品の販売名の命名に関する規制等について ア 平成17年9月22日付け薬食審査発第0922001号厚生労働省医 薬食品局審査管理課長通知「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販 売名の命名に関する留意事項について」(以下「本件厚労省課長通知」と いう。)には,次のような記載がある(乙5)。
「医薬品の販売名については,承認申請書の名称欄の記載に関し,…「保 健衛生上の危害の発生するおそれのないものであり,かつ,医薬品として の品位を保つものであること。また,医療用医薬品の販売名には,原則と して剤形及び有効成分の含量(又は濃度等)に関する情報を付すること。」 とされているところです。
また,医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故等を防止するため の対策の一環として,平成12年9月19日付医薬発第935号厚生省薬 安全局長通知「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の 取扱いについて」(…)により,医療事故を防止するための販売名の取扱 いに関する一般原則を示してきました。
しかしながら,現状に加え,医療用医薬品が今後引き続き新たに承認さ れる状況にあって,既存のものとの類似性が低い販売名を命名することが ますます困難な状況になることが予想されます。
ついては,今後新たに承認申請される医薬用後発医薬品の販売名につい て,下記の点に留意するよう,貴管下関係業者に対して周知方をお願いい たします。
記 1.一般的名称を基本とした販売名を命名する際の取扱い 製造販売承認のための承認申請書の名称欄の記載に関し,以下に留意 の上,製造販売会社名が明確に判別できるようにした上で,原則として, 含有する有効成分に係る一般的名称を基本とした記載とすること。なお, 本取扱いは,原則として,単一の有効成分からなる品目に適用されるも のであること。
(1) 全般的事項 ア 販売名の記載にあたっては,含有する有効成分に係る一般的名称 に剤型,含量及び会社名(屋号等)を付すこと。なお,一般的名称 を基本とした記載を行わない場合は,その理由を明らかにする文書 を承認申請書に添付して提出すること。… (2) 語幹に関する事項 ア 有効成分の一般的名称については,その一般的名称の全てを記載 することを原則とするが,当該有効成分が塩,エステル及び水和物 等の場合にあっては,これらに関する記載を元素記号等を用いた略 号等で記載して差し支えないこと。また,他の製剤との混同を招か ないと判断される場合にあっては,塩,エステル及び水和物等に関 する記載を省略することが可能であること。」 イ 前記アの事実に加えて,証拠(乙27ないし29)及び弁論の全趣旨に よれば,被控訴人商品1の販売名「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」 は,本件厚労省課長通知に従って命名されたものであり,「含有する有効 成分に係る一般的名称」である「ピタバスタチンCa」,「剤形及び含量」 である「錠1mg」,「会社名(屋号等)」である「明治」から構成され ていること,被控訴人商品2及び3についても,これと同様に,本件厚労 省課長通知に従って命名されたことが認められる。
(3) スタチン系医薬品及びその表記について ア 証拠(乙6ないし19,40ないし42)及び弁論の全趣旨によれば,@ HMG-CｏA還元酵素阻害薬は,医師,薬剤師等の医療従事者の間において,「スタチン系薬」,「スタチン系化合物」などと一般に呼ばれ,「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」には,「ピタバスタチン」のほかに,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」,「シンバスタチン」,「プラバスタチン」,「フルバスタチン」,「ローバスタチン」などがあること,A平成22年3月5日開催の日本循環器学会において,「スタチン」の中でも強力なストロングスタチン薬剤である「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」及び「ロスバスタチン」の3種類の薬剤の安全性及び有効性について同時に比較試験を行った研究成果が発表され,その発表において,それぞれが「ピタバ」,「アトルバ」及び「ロスバ」と表記され,「スタチン」の部分を省略した名称で特定されていたこと(乙6),B国立医薬品食品衛生研究所作成の2011年(平成23年)7月7日付け「医薬品安全性情報」記載の「◇スタチン系薬およびスタチン系薬を基本とした治療による相対的なLDL低下効果」と題する「表」において,「アトルバスタチン」,「フルバスタチン」,「ピタバスタチン」,「ローバスタチン」,「プラバスタチン」,「ロスバスタチン」及び「シンバスタチン」について,それぞれ「Atrova」,「Fluva」,「Pitava」,「Lova」,「Prava」,「Rosva」,「Simva」と表記され,「statin」(スタチン)を除外した名称が使用されていたこと,一方で,同表の下には「Atrova=Atrovastatin;Fluvastatin;Pitava=Pitavastatin;…」との記載があること(乙41),Cそのほか,2006年(平成18年)以降に公開された公開特許公報,研究報告等の文献(乙7ないし13,40)において,「スタチン系化合物」の名称について,「statin」又は「スタチン」を除外した略称が使用されたり,「ピタバスタチン」を「ピタバ」と略して使用された例(乙14,15,42)があることが認められる。
他方で,甲32(控訴人従業員作成の2014年12月16日付け報告 書)によれば,2001年(平成13年)から2007年(平成19年) までの間に発行された「臨床医薬」等の文献104件を調査した結果,標 題に「Pitava」又は「ピタバ」の語を含む104件の文献のうち,「ピタ バスタチン」(「Pitavastatin」)の説明をする際に,略記を用いずに, 「ピタバスタチン」(「Pitavastatin」)と表記している文献が102件, 「ピタバスタチン」(「Pitavastatin」)の説明をする際に,「ピタバ」 又は「Pitava」の略記を用いた文献は2件であったことが示されている。
イ 前記アの認定事実を総合すると,「スタチン系薬」又は「スタチン系化 合物」は,医師,薬剤師等の医療従事者の間において,HMG-CｏA還 元酵素阻害薬の総称として一般に知られていたこと,「スタチン系薬」又 は「スタチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合,「スタチ ン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまで はいえないが,「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際 に,「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」等に ついて「ピタバ」,「アトルバ」,「ロスバ」等の略称で表記する場合もあ り,医師,薬剤師等の医療従事者であれば,「スタチン系薬」又は「スタ チン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で,上記表記がされた場合, それらが「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」 等を意味することを理解するものと認められる。
(4) 本件の経過等について 前記第2の1の前提事実と証拠(甲1,2,8,20,21,33,37, 乙1,24ないし26,37,43(枝番のあるものは枝番を含む。))及 び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 控訴人は,平成15年9月当時から,ピタバスタチンカルシウムを有効 成分とするHMG-CｏA還元酵素阻害剤として,販売名を「リバロ錠1 mg」,「リバロ錠2mg」又は「リバロ錠4mg」とする各薬剤(控訴 人各商品)を販売していた。
イ 控訴人は,平成17年8月30日,指定商品を第5類「薬剤」として, 「PITAVA」の標準文字からなる本件商標について商標登録出願をし, 平成18年4月7日,本件商標権の設定登録を受けた。
ウ 平成25年8月,被控訴人を含む後発医薬品メーカー21社が承認申請 していたピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品(ジェネ リック医薬品)の製造販売が承認された(乙1,43)。
エ 控訴人は,平成25年10月17日,指定商品を第5類「薬剤」として, 「ピタバ」の標準文字からなる商標について商標登録出願(商願2013- 080944号)をした。
その後,特許庁は,平成26年3月4日付けで拒絶理由通知(乙24) をした。その拒絶理由は,指定商品を取り扱う業界において,「ピタバ」 の文字は,「ピタバスタチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称 として使用されているので,指定商品中,「ピタバスタチンカルシウムを 有効成分とする薬剤」に使用したときは,「ピタバスタチンカルシウムを 有効成分とする商品」等の意味合いを理解させるにとどまり,単に商品の 原材料,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と 認められるから,商標法3条1項3号に該当し,また,上記以外の商品に 使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法 4条1項16号に該当するというものであった。
その後,特許庁は,同年6月12日付けで,上記拒絶理由が解消されて いないとして,上記商標登録出願について拒絶査定(乙26)をした。こ れに対し控訴人は,拒絶査定不服審判を請求した。
オ 被控訴人は,平成25年12月から,ピタバスタチンカルシウムを有効 成分とする被控訴人各商品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医 薬品メーカー20社も,同月から,ピタバスタチンカルシウムを有効成分 とする後発医薬品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医薬品メー カーの薬剤の販売名は,本件厚労省課長通知に従って,「ピタバスタチン Ca錠1mg「サワイ」」(沢井製薬が製造販売する薬剤)などと命名さ れ,PTPシート及び外箱には,上記販売名と同様の表示がされている。
被控訴人を含む後発医薬品メーカー上記21社のうち,被控訴人,沢井 製薬,小林化工,テバ製薬,キョーリンリメディオ及び共和薬品工業の6社 は,錠剤に「ピタバ」の表示をした。
その後,控訴人は,キョーリンリメディオとの間で,本件商標権につい て,平成25年12月19日付け商標使用許諾契約(甲8)を締結した。
カ 控訴人は,平成26年1月15日,被控訴人に対し,本件商標権に基づ いて被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める本件訴 訟を提起した後,同年8月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の原 判決が言い渡された。
その間の同年2月19日,被控訴人は,本件商標の商標登録の取消しを 求めて不使用取消審判を請求した(乙21の1,2)。
キ 控訴人は,平成26年9月10日,本件控訴を提起した後,本件商標権 の分割の申請(受付日同年11月18日)をし,本件商標権は,指定商品 を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」 とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチ ンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(本件分割商 標権)に分割された。
その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本 件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。
2 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性(争点2)について (1) 被控訴人は,被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示し ているのは,服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のた めであって,自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,いわゆる商標的使用に当たらないから,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,@被控訴人各商品は, 一般的名称(JAN)を「ピタバスタチンカルシウム」とする化学物質を 有効成分とする「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」であり,医療用後発医 薬品(ジェネリック医薬品)であること,A医薬品の販売名等の類似性に 起因した医療事故等を防止するための対策の一環として平成17年9月2 2日付で発出された本件厚労省課長通知は,医療用後発医薬品の承認申請 に当たっての販売名の命名に関し,「販売名の記載にあたっては,含有す る有効成分に係る一般的名称に剤型,含量及び会社名(屋号等)を付すこ と」を定めており,被控訴人各商品の販売名である「ピタバスタチンCa 錠1mg「明治」」,「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」」及び「ピ タバスタチンCa錠4mg「明治」」は,本件厚労省課長通知に従って命 名されたこと,B被控訴人を含む後発医薬品メーカー21社は,平成25 年12月から,ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品 (「HMG-CｏA還元酵素阻害剤」)の製造,販売を開始し,被控訴人 以外の20社も,本件厚労省課長通知に従って,上記後発医薬品の販売名 を命名し(例えば,「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」),剤型及 び含量が同じであれば,被控訴人各商品との販売名の違いは「会社名(屋 号等)」だけであること,C「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」 は,医師,薬剤師等の医療従事者の間において,HMG-CｏA還元酵素 阻害薬の総称として一般に知られていたこと, 「スタチン系薬」 D 又は「ス タチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合,「スタチン」の 用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではい えないが,「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に, 「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」等につい て「ピタバ」,「アトルバ」,「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり, 医師,薬剤師等の医療従事者であれば,「スタチン系薬」又は「スタチン 系化合物」を説明する文献又は文脈の中で,上記表記がされた場合,それ らが「ピタバスタチン」,「アトルバスタチン」,「ロスバスタチン」等を 意味することを理解すること,E本件厚労省課長通知には,「有効成分の 一般的名称については,その一般的名称の全てを記載することを原則とす るが,当該有効成分が塩,エステル及び水和物等の場合にあっては,これ らに関する記載を元素記号等を用いた略号等で記載して差し支えないこ と。また,他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっては,塩, エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」 との記載があることが認められる。
上記認定事実によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の 表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」 について,その塩であることを示す部分(「カルシウム」)の記載及び「ス タチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。
イ 次に,被控訴人各商品の包装態様は,別紙包装目録1ないし3のとおり であり,錠剤が10錠ずつPTPシートにパッケージされて,その複数の PTPシートが外箱に入れられたもの(同目録1ないし3参照)と,錠剤 が瓶詰めされ,その瓶が外箱に入れられたもの(同目録1及び2参照)があ り(前記1(1)イ(イ)),被控訴人各商品の錠剤は,通常は,PTPシート から取り出して服用することが想定されているといえる。
また,被控訴人商品1の外箱には,「ピタバスタチンCa錠1mg「明 治」」と横書きで大きく表示され,その上部には「HMG-CｏA還元酵 素阻害剤」,その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」,「1錠中ピタバスタチンカルシウム1.0mg」との表示があり,PTPシートの表面には,「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」,「ピタバスタチン」,「1mg」,「meiji MS047」,その裏面には,「PITAVASTATIN Ca1mg「Meiji」,「ピタバスタチンCa「明治」」,「1mg」との表示があること(別紙包装目録1参照),被控訴人商品2及び3の外箱及びPTPシートについても,含量及び「MS」に続く3桁の数字の表記が異なるほかは,被控訴人商品1と同様の表示があること(同目録2及び3参照)は,前記1(1)イ(イ)のとおりである。
さらに,被控訴人各商品の外箱又はPTPシートに記載された「ピタバスタチンCa」,「ピタバスタチン」等の表示と被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)を同じ機会に目にした場合,「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」と「ピタバ」の言語構成から,「ピタバ」が「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」の頭部分の3字を略記したものであることを自然に理解するものと認められる。
そして,医師,薬剤師等の医療従事者の間においては,後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型,含量及び会社名(屋号等)から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから,医療従事者が,被控訴人各商品に接した場合,被控訴人各商品が「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。
一方で,患者においては,PTPシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合,PTPシートから被控訴人各商品を取り出して 服用する際に,PTPシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」 等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウ ム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから,被控訴 人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,被控訴 人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められ る。
また,被控訴人各商品は,医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬 品」であり(前記1(1)イ(ア)),被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋 にまとめて包装される「1包化調剤」により処方される場合があるが,こ の場合,患者は,1包化した袋を開封し,その袋内に薬剤が入ったままの 状態で服用するので,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示 を認識することはないのが通常である。もっとも,患者は,1包化した袋 からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが,その際には,取り出 した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し,個々の薬剤 の表示が目に触れたとしても,その表示が薬剤の出所を示すものと理解する ことはないものと認められる。
以上によれば,被控訴人各商品の需要者である医師,薬剤師等の医療従 事者及び患者のいずれにおいても,被控訴人各商品に付された「ピタバ」 の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり,想起することは ないものと認められるから,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使 用は,商標的使用に当たらないというべきである。
ウ したがって,被控訴人各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品で あることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商 標法26条1項6号)に該当するものと認められる。
(2) 控訴人は,これに対し,@患者は,通常,被控訴人各商品の有効成分の名 称が何であるかについて興味も知識もなく,医師,薬剤師等から説明も受け ていないから,被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに,それが「有効成分」を示すものであると認識するものとはいえないし,たとえ,患者が被控訴人各商品のPTPシートに付された「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等の表示に触れた上で,被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに,「ピタバ」の表示が販売名たる「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等のうちの「ピタバスタチンCa」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても,「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンCa」を意味するものと認識することはないから,被控訴人各商品の取引者,需要者である患者において,被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないということはできない,A薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査結果(甲22)によれば,「ピタバ」の表示が「この薬の有効成分(薬の効果をもたらす成分)の名前(またはその一部)」と回答したのは全体の15%にすぎず,残りの85%は有効成分の名称(またはその一部)であるとは認識しなかったこと,全体の43%が薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示を「この薬の商品名」と認識していたことからすると,患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識するとはいえないとして,被控訴人各標章は,商標法26条1項6号に該当しない旨主張する。
ア しかしながら,前記(1)イ認定のとおり,患者は,PTPシートに入れら れた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合には,PTPシートから被 控訴人各商品を取り出して服用する際に,PTPシートに記載された「ピ タバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は 「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するもの と認められるから,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被 控訴人各標章)は,被控訴人各商品の含有成分を略記したものであること を理解するものと認められる。
次に,被控訴人各商品が「1包化調剤」により処方された場合には,患 者は,1包化した袋を開封し,その袋内に薬剤が入ったままの状態で服用 するので,個々の薬剤の表示には被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタ バ」の表示を認識することがないのが通常であり,また,患者が1包化した 袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが,その際には,患者 は,取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し, 個々の薬剤の表示が目に触れたとしても,その表示が薬剤の出所を示すもの と理解することはないものといえるから,患者において,被控訴人各商品 に付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別し たり,想起することはないものと認められる。
イ また,控訴人の挙げる「ピタバ」の表示に関するアンケート調査(甲2 2)は,「ピタバ」の表示が付された「錠剤」の写真と「PTPシート」 の写真とを対比して質問に対する回答を求めたものであり,患者が被控訴 人各商品を処方され,これを服用する際の実情を踏まえたものといえない から,上記アンケート調査の結果は,患者において被控訴人各商品に付さ れた「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)から商品の出所を識別したり, 想起することはないとの上記アの認定を左右するものではない。
ウ したがって,被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は,商標的 使用に当たらないから,控訴人の上記主張は,採用することができない。
(3) 以上によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は,商標 法26条1項6号に該当するから,控訴人が有する本件分割商標権の効力は, 被控訴人各標章に及ばないというべきである。
3 被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性(争点3)について (1) 被控訴人は,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控訴 人各標章)は,「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想 起させる略称であり,本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」との関係においては,「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること,すなわち,商品の品質の表示であり,かつ,錠剤に有効成分又はその略称を印刷又は刻印することは一般的に行われており,「ピタバ」を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから,被控訴人各標章は,商標法26条1項2号の商標に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに,前記2(1)ア認定のとおり,被控訴人各商品の錠剤に 付された「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタ バスタチンカルシウム」について,その塩であることを示す部分(「カル シウム」)の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であること が認められる。
そして,前記2(1)イ認定のとおり,医師,薬剤師等の医療従事者の間に おいては,後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤 型,含量及び会社名(屋号等)から構成されていることは一般的に知られ ているものと認められるから,医療従事者が,被控訴人各商品に接した場 合,被控訴人各商品が「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等を販売 名とする後発医薬品であることを認識し,被控訴人各商品の錠剤に付された 「ピタバ」の表示(被控訴人各標章)は,有効成分である「ピタバスタチ ンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。
そうすると,被控訴人各商品の需要者である医療従事者においては,被 控訴人各商品に付された被控訴人各標章は,「商品の品質」である「有効成 分」を表示する商標であると理解するものと認められる。
イ 次に,前記2(1)イ認定のとおり,患者においては,PTPシートに入れ られた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合,PTPシートから被控 訴人各商品を取り出して服用する際に,PTPシートに記載された「ピタ バスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ,被控訴人各商品は「ピ タバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認 められるから,被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示(被控 訴人各標章)は,被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを 理解するものと認められる。
また,被控訴人各商品は処方箋医薬品であって(前記1(1)イ(ア)),患 者は,医師等から処方箋の交付を受けなければ,被控訴人各商品を購入す ることができないものであるところ,医師等から,処方箋医薬品が処方さ れる際には,通常は,処方される薬剤にどのような効能・効果があるかの 説明がされ,さらに,薬局等に処方箋を提出して処方箋医薬品を購入する 際には,通常は,薬剤師から,購入する薬剤の効能・効果に加えて,当該 薬剤の名称やその服用方法等についても説明がされるから(乙27ないし 30,36,37,弁論の全趣旨),患者は,被控訴人各商品を購入する までの過程において,医師又は薬剤師から,被控訴人各商品の有効成分が 「ピタバスタチンカルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと 認められる。
そうすると,被控訴人各商品の需要者である患者においては,被控訴人 各商品に付された被控訴人各標章は,「商品の原材料」である「含有成分」 又は「商品の品質」である「有効成分」を表示する商標であると理解するも のと認められる。
ウ 証拠(乙30,44)及び弁論の全趣旨によれば,後発医薬品の一般的名 称の略称ないし一部(例えば,「アトルバスタチンカルシウム水和物」につ き「アトルバ」,「バルサルタン」につき「バルサ」又は「バルサル」,「ラ ベプラゾールナトリウム」につき「ラブペラ」 を錠剤に表示することは, 等) 普通に行われていることが認められる。
エ 前記アないしウを総合すると,被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴 人各標章は,「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」で ある「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」(商標法2 6条1項2号)に該当するものと認められる。
(2) 控訴人は,これに対し,患者は,薬剤の効果や副作用について興味を持つ ことはあるとしても,当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何である かということには興味や知識を持っていないのが通常であり,また,医師・ 薬剤師も,患者に対して薬剤を処方するに際し,薬剤の効果や副作用につい ての説明をすることはあるとしても,通常,当該薬剤の有効成分の名称が何 であるかを説明することはないなどとして,取引者,需要者である患者にお いて,「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」 の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえないから,被控訴人 各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しない旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ認定のとおり,患者は,被控訴人各商品を購入す るまでの過程において,医師又は薬剤師から,被控訴人各商品の有効成分が 「ピタバスタチンカルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと認 められる。
また,仮に患者がそのような説明を受けないとしても,前記(1)イ認定のと おり,患者は,被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は,少なくとも, 「商品の原材料」である「含有成分」を表示する商標であることを理解するも のと認められる。
したがって,被控訴人各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しない との控訴人の上記主張は,採用することができない。
(3) 以上によれば,被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は,商標 法26条1項2号に該当するから,控訴人が有する本件分割商標権の効力は, 被控訴人各標章に及ばないというべきである。
4 結論 以上の次第であるから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の当審における交換的変更に係る請求は,いずれも理由がない。
したがって,控訴人の上記請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
(別紙)商標権目録1登録番号第4942833号出願日平成17年8月30日登録日平成18年4月7日指定商品第5類「薬剤」登録商標PITAVA(標準文字)2登録番号第4942833号の1出願日平成17年8月30日登録日平成18年4月7日指定商品第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」登録商標PITAVA(標準文字)3登録番号第4942833号の2出願日平成17年8月30日登録日平成18年4月7日(商標登録原簿の甲区欄記載の登録日平成26年12月2日)指定商品第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」登録商標PITAVA(標準文字) (別紙)標章目録123 (別紙)錠剤目録123 (別紙)包装目録1被控訴人商品1 2被控訴人商品2 3被控訴人商品3
裁判長裁判官 富田善範
裁判官 大鷹一郎
裁判官 鈴木わかな
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