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無効2016-8900 無効2018-890049 無効2016-890079 取消2011-300162 無効2016-890078 取消2011-300044 無効2016-890077 |
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| 事件 |
令和
1年
(行ケ)
10105号
審決取消請求事件
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原告ザ グッドウェアコーポレイション， インコーポレイテッド 訴訟代理人弁護士 山本健策 井将斗 難波早登至 千田史皓 被告 サクラインターナショナル株式会社 |
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| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2020/01/29 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
１ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。 |
| 事実及び理由 | |
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請求
特許庁が無効2018-890049号事件について平成31年3月28 日にした審決を取り消す。 1 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1)ア サクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)は,平成 24年3月12日,別紙1の構成からなる商標(以下「本件商標」という。) について,指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ, バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物, 運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として,商標登録出願をし,同年8月3 日,その登録査定を受け,同月31日,本件商標の商標権の設定登録(登 録第5517873号)を受けた(甲2,48,84)。 イ サクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し,その旨の 移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した(甲84)。 (2) 原告は,平成30年6月29日,本件商標について商標登録無効審判(以 下「本件無効審判」という場合がある。)を請求した。 特許庁は,上記請求を無効2018-890049号事件として審理を行 い,平成31年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に 送達された。 (3) 原告は,令和元年7月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起 した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。 その要旨は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害する おそれがある商標」には,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を 欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとし て到底容認し得ないような場合などが含まれると解されるが,請求人(原告) が提出した全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的 2 その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く ものがあったと認めることができないなどとして,本件商標は,同号に該当し ないから,本件商標の登録を無効とすべきではないというものである。 |
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当事者の主張
1 取消事由1(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り) (1) 原告の主張 以下のとおり,被告及び被告と密接な関連性を有するサクラグループ(以 下,サクラグループ又は被告を区別せずに,「被告ら」という場合がある。) は,原告及びその取引先の業務を妨害し,また,本件商標の商標権を譲渡す ることにより不正の利益を得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであ り,本件商標の出願経緯等には,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして 著しく社会的相当性を欠く事情があるから,本件商標は,商標法4条1項7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとい うべきである。 ア 業務妨害等の目的 (ア) 原告は,1983年(昭和58年)に米国において,ティーシャツ 等に「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字からなる商標(甲3の1)の使用を 開始し,その後,日本においても,「Gｏｏdｗeaｒ」ブランドの商 品を販売するようになった。 原告と被告らとの間では,平成11年におけるビーグッドカンパニー 株式会社(以下「ビーグッド社」という。)が保有する「gｏｏd ｗ eaｒ」又は「Gｏｏd Weaｒ」の欧文字を含む商標(別紙3の構 成からなる登録第3259517号商標(甲71),登録第41055 62号商標(甲72)及び登録第4141511号商標(甲73)。以 下,これらを併せて「ビーグッド社商標」という。)についての同社か らの譲受けを巡る交渉,その後のビーグッド社商標を譲り受けた被告ら 3 による原告の取引先に対する警告書の送付などを経て,「Gｏｏdｗe aｒ」ブランドに関する対立構造が生じた。 もっとも,原告は,赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の文字を横書きし, その文字を金色又はベージュで縁取りした「ロゴ」及び米国国旗風のデ ザインを組み合わせた「ロゴ」を使用し,被告らは,黒色や赤色で「G ｏｏd Weaｒ」の文字を横書きし,この文字の上方又は下方に大きく デザイン化された「G」の文字を組み合わせた「ロゴ」を使用し,それ ぞれが特有のデザインを施すことにより,「Gｏｏdｗeaｒ」ブラン ドに関し,原告と被告らとのすみ分けがされてきた。また,被告らは, 平成14年1月18日に登録第4604878号商標(甲75)の登録 出願をした後平成21年までの間,「Gｏｏdｗeaｒ」ブランドの新 たなデザインについて権利取得を試みることはなかった。 (イ) 原告は,平成22年11月18日付けの繊研新聞(甲27の1,2) に「カジュアルウエアメーカーのハワード(東京,B社長)は来春夏か ら,米国のカジュアルブランド「グッドウェア」のライセンス製造販売 を始める。」,「米国生まれのグッドウェアらしさを重視し,売り場に 映える企画」に取り組んだなどと報じる記事が掲載されていることを確 認した。上記記事の「ハワード」(以下「ハワード社」という。)は, 被告らから商標ライセンスを受ける予定になっていたが,原告とは取引 関係がなかったため,原告は,ハワード社に対し,抗議文を送るととも に,株式会社繊研新聞社(以下「繊研新聞社」という。)に対して上記 記事の訂正を要求し,その訂正記事(甲29の1,2)が掲載された。 この繊研新聞の記事に関する出来事を契機として,原告と被告らとの間 に鋭い対立が生じることになった。 すなわち,被告らは,原告に対し,原告がしたハワード社に対する抗 議行為に対する報復措置を講ずる可能性があることについて述べたメー 4 ル(甲30の1,2),具体的な報復措置の内容を列挙したメール(甲30の1,2,31の1,2)を送信した上で,原告の多数の取引先に対し,警告書(甲32の1ないし10)を送付したり,平成23年1月17日及び同年2月14日には原告の保有する別紙2の構成からなる登録商標(登録第4660048号。以下「原告登録商標」という。甲74)について商標法53条1項に基づく不正使用取消審判(取消2011-300044号事件(甲59の1))及び同法51条1項に基づく不正使用取消審判(取消2011-300162号事件(甲59の2))を請求した。また,被告らは,同年6月3日に原告登録商標とほとんど同じ構成態様の商標(商願2011-41590号)の登録出願をし,同年7月28日に「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字と原告所在地の地名「M (aｓｓachｕｓeｔｔｓ」又は「Eｓｓeｘ」)の欧文字を含む登録第5468464号商標(甲80)及び登録第5468465号商標(甲81)の登録出願をした。 そして,被告らは,平成24年3月12日,本件商標の登録出願をし,同年8月31日,本件商標の商標登録(設定登録)を受けた。被告らは,本件商標の商標登録後,本件商標を利用して,原告商品の襟ネームのロゴ(赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字を横書きし,金色又はベージュで縁取りしたロゴ)とほとんど同じ構成態様の「ロゴ」を作成し,被告らの商品の襟ネームに上記ロゴの使用を開始し,また,米国国旗を入れた「ロゴ」の使用も開始した。 このような本件商標の出願前後の事情からすれば,被告らは,原告がした繊研新聞の記事に係るハワード社に対する抗議行為に対する報復措置の一環として,原告のロゴとほぼ同一のロゴをあえて使用して,原告及びその取引先の業務を妨害するとともに,原告のブランドにフリーライドするという不正の目的で,本件商標の登録出願をしたものといえる。 5 そして,原告の上記抗議行為は正当なものであり,被告らから報復措 置を受けるいわれがないにもかかわらず,被告らが本件商標を利用して, 業務妨害行為及びフリーライド行為を行ったから,その不当性は強度で ある。 イ 不正の利益を得る目的 原告は,平成28年12月,被告らの保有する本件商標,登録第546 8464号商標及び登録第5468465号商標について商標登録無効審 判(無効2016-890077号事件,無効2016-890078号 事件及び無効2016-890079号事件)を請求した。 これを受けた被告らは,平成29年1月,原告に対し,本件商標を含む グッドウェア関連商標を譲渡する意向がある旨を告げるとともに,もし譲 渡交渉が成功すれば,訴訟や刑事告訴などといった原告と被告らとの間の 将来の紛争を回避できるであろうなどと述べた上で,120万米ドルの譲 渡対価を要求した。 このことは,被告らが,原告が他社による保有を望まない商標(本件商 標を含む。 をあえて選択して商標登録出願をし, ) 商標登録を受けた上で, 自己に有利な交渉材料として本件商標等を利用し,120万米ドルもの極 めて高額な譲渡対価を要求したことを示すものといえる。 このような本件商標の出願後の事情に加えて,本件商標の出願時に原告 と被告らとの間では鋭い対立関係があった事情にも鑑みると,被告らは, 不正の利益を得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであり,その不 当性は強度である。 ウ 小括 以上のとおり,被告らは,原告及びその取引先の業務を妨害し,本件商 標の商標権を譲渡することにより不正の利益を得る目的で本件商標の登録 出願をしたものであり,その不当性は強度であるから,被告らによる本件 6 商標の出願経緯等には,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして著しく 社会的相当性を欠く事情がある。こうした被告らの背信性は,原告が本件 商標の登録出願をしなかったという事情により減じられるものではない。 もとより,原告は,平成11年7月2日に「GｏｏdｗeaｒUSA」の欧 文字からなる商標について,指定商品を「被服」等として,商標登録出願 を行ったが,拒絶査定を受けた経緯があり(甲57の1ないし3),法に 基づく適切な措置を講じている。 したがって,本件商標は,「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれが ある商標」(商標法4条1項7号)に該当するから,これを否定した本件 審決の判断は誤りである。 (2) 被告の主張 商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは, その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,登録を認める ことが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場 合に限られ,「私的な利害の調整」は,原則として,公的な秩序の維持に関 わる同号の問題ではないというべきであるから,原告の主張に一部正しいと 認められるものがあると仮定しても,それは,「私的な利害の調整」に関す るものであり,そもそも同号の問題ではない(甲52)。 また,原告が日本進出後約15年から25年の期間に「Gｏｏdｗeaｒ」 の欧文字を横書きした構成から成る商標の登録出願及び登録をしなかった合 理的理由はないから,本件においては,商標権の帰属という私的問題につい て同号を適用すべき特段の事情はない。 したがって,本件商標が同号に該当しないとした本件審決の判断に誤りは ないから,原告主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(理由不備の違法) (1) 原告の主張 7 商標法56条が準用する特許法157条2項の趣旨からすると,審決には, 少なくとも,当事者が提出し,又は職権で調査した証拠に基づいて認定した 事実,認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断過程を過不足 なく記載することが不可欠である。 しかるところ,本件審決は,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目 的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠 くものがあったものと認めることはできないとの結論を示すにとどまり,本 件商標の出願経緯等や出願目的に関する事実認定,法律を事実に適用した判 断過程を示しておらず,重要な争点について実質的な理由を欠いている。 したがって,本件審決には,理由不備(商標法56条,特許法157条2 項)の違法がある。 (2) 被告の主張 本件審決は,原告の立証不備(主要事実を直接的に証する証拠もなければ, 間接事実及びそれを証する証拠も皆無の状態)により,本件商標は商標法4 条1項7号に該当するというはできないと判断したものであり,本件審決に おいて,結論に至る論理過程及び判断過程に過不足はないから,理由不備の 違法はない。 したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。 |
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当裁判所の判断
1 認定事実 前記第2の1の事実と証拠(甲3ないし23,27ないし34,36,38 ないし41,43ないし49,56ないし60,70ないし74,80ないし 84(いずれも枝番を含む。特に断りのない限り,以下同じ。)及び弁論の全 趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1)ア 原告は,米国マサチューセッツ州の法律に基づいて設立された米国法人 である。 8 イ 被告は,平成3年12月6日に設立された,衣料品繊維製品及び衣料用 付属品の販売等を目的とする株式会社であり,サクラグループは,被告の 関連会社である。 Aは,被告の設立以来,その代表取締役を務めている。 (2)ア 原告は,1983年(昭和58年)6月,米国において,「Gｏｏdｗ eaｒ」の欧文字からなる商標(甲3の1)の使用を開始した。 原告は,1987年(昭和62年)ころ,「Gｏｏdｗeaｒ」ブラン ドを立ち上げて,米国において,「Gｏｏdｗeaｒ」の商標を付したテ ィーシャツ等を製造,販売するようになり,1990年(平成2年)ころ から,「Gｏｏdｗeaｒ」ブランドのティーシャツ(以下「原告商品」 という。)を日本へ輸出,販売するようになった(甲4,36,46,4 7)。 イ 被告は,1997年(平成9年)から,高島株式会社の米国子会社であ る高島USA社を通じて,原告商品を輸入し,日本国内で販売するように なった。 被告は,1999年(平成11年)5月ころ,同年分を上回る数量の翌 年分の原告商品を発注するに当たり,原告商品に係る商標権について調査 したところ,原告が日本において「Gｏｏdｗeaｒ」の商標の商標登録 をしていないこと,ビーグッド社は,「gｏｏd ｗeaｒ」又は「Gｏ ｏd Weaｒ」の欧文字を含む別紙3の構成からなるビーグッド社商標 (登録第3259517号商標(甲71),登録第4105562号商標 (甲72)及び登録第4141511号商標(甲73) の商標権を有し, ) 同商標を使用していること,ビーグッド社と原告との間には取引関係がな いことが判明した。また,被告は,同年6月,ビーグッド社が条件次第で ビーグッド社商標を譲渡する意思があることを確認した(甲9)。 Aは,同月,原告の代表者と面談し,上記調査結果を説明した。 9 その後,ビーグッド社は,原告との間で,ビーグッド社商標の原告への 譲渡交渉を開始し,その一方で,被告との間でも,ビーグッド社商標の被 告への譲渡交渉を進めるようになった。 その間の同年7月2日,原告は,「GｏｏdｗeaｒUSA」の欧文字か らなる商標について,指定商品を第25類「被服」等として商標登録出願 (甲57の1)をした。 ウ(ア) ビーグッド社は,原告に対し,平成11年10月12日付けファッ クス(甲8)で,ビーグッド社商標を15万米ドルで譲渡する旨の提案 をし,同年11月8日付けファックス(甲11)で,提示した譲渡対価 は不当に高いものではない旨及びビーグッド社商標の取得に前向きな他 社からの申出を受けている旨を述べた。 これを受けた原告は,譲渡対価を10万米ドルとする旨の提案をし, ビーグッド社は,原告の提案を踏まえた契約書案を作成し,Aに対し, 原告に交付することを委ね,Aは,その契約書案を持参して渡米した。 この間の同年10月18日及び19日,被告は,高島USAに対し, 翌年分の原告製品の発注を打診したところ,原告は,同月21日付けフ ァックス(甲56の添付3-11)で,高島USAを通じて,被告に対 し,被告がビーグッド社との間でビーグッド社商標の譲渡交渉をしない ことなどを誓約する旨の合意書に署名しないのであれば,上記発注に応 じられない旨を述べた。 (イ) Aは,平成11年11月22日,米国の滞在先から,電話で,棚上 げとなっている原告製品の発注に応じることを条件として,ビーグッド 社と原告間のビーグッド社商標の譲渡契約書案を交付する旨を原告に伝 えた。 原告は,同日付けファックス(甲19,20)で,ビーグッド社に対 し,Aから上記電話があった旨を述べるとともに,契約書案を受け取っ 10 ていないので,原告の当初の申出を撤回し,新たな最終的な提案として ビーグッド社商標の譲渡対価として3万米ドルを支払う旨を述べた。 ビーグッド社は,同月30日付けファックス(甲21)で,原告に対 し,原告の上記提案に同意できない旨,同日にビーグッド社商標を被告 に譲渡する予定であり,それと同時に過去及び将来の原告との交渉問題 の一切を被告に引き継がせる旨を述べた。 そのころまでに,被告は,高島USAと相談の上,翌年分の原告商品 の発注をしないことを決定した。 エ(ア) ビーグッド社と被告は,ビーグッド社がビーグッド社商標を被告に 譲渡する旨の平成11年10月29日付け合意書(甲10の1)及びビ ーグッド社商標を譲渡代金合計1500万円とし,同年11月30日に 500万円,平成12年11月30日に500万円,平成13年11月 30日に400万円,平成14年11月30日に100万円の分割払と する旨の平成11年10月29日付け覚書(甲10の2)を作成した。 ビーグッド社商標の商標権について,平成12年1月6日,ビーグッ ド社から被告への移転登録(受付日平成11年12月15日)が経由さ れた。 その後,被告は,被告の販売するティーシャツ等にビーグッド社商標 を使用するようになった。 (イ) 被告の代理人弁護士は,平成11年12月から平成12年1月ころ にかけて,原告の取引先(西澤株式会社,株式会社百又等)に対し,被 告の保有するビーグッド社商標と類似する商標を使用した衣類等の輸入 販売を行っているとして,その販売行為の中止等を求める警告書(甲2 2の1ないし3)を送付した。 原告は,同年5月12日付け書面(甲22の6)で,原告の取引先に 対し,被告の上記要求に応じる必要はないと考えている旨を述べた。 11 オ(ア) 原告は,平成14年3月28日付けで,「GｏｏdｗeaｒUSA」 の欧文字からなる商標の商標登録出願(前記イ)について,当該商標が 商標法3条1項3号に該当することを理由に拒絶査定(甲57の2,3) を受けた。 (イ) 原告は,平成14年3月8日,別紙2の構成からなる金色で縁取り をした赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字,図形等を含む商標(原告 登録商標)について,指定商品を第25類「米国製のスウェットパンツ, 米国製のベスト,米国製のティーシャツ,米国製のスウェットシャツ, 米国製のその他の被服,米国製のガーター,米国製の靴下止め,米国製 のズボンつり,米国製のバンド,米国製のベルト,米国製の履物,米国 製の仮装用衣服,米国製の運動用特殊衣服,米国製の運動用特殊靴」と して,商標登録出願をし,平成15年4月4日,その設定登録(登録第 4660048号)を受けた(甲74)。 (3)ア 平成22年11月18日付けの繊研新聞(甲27の1, において, 2) 「ハワード 来春夏から米「グッドウエア」 米・日・中製のライトアウ トドアウェア販売」の見出しの下に,「カジュアルウエアメーカーのハワ ード(東京,B社長)は来春夏から,米国のカジュアルブランド「グッド ウェア」のライセンス製造販売を始める。」,「米国生まれのグッドウェ アらしさを重視し,売り場に映える企画」に取り組んだなどと報じる記事 が掲載された。 上記記事に気づいた原告は,上記記事中の「米国のカジュアルブランド 「グッドウェア」」は原告を意味するが,上記記事中の「ハワード」(ハ ワード社)と取引も取引交渉もなかったため,上記記事に誤りがあると考 え,繊研新聞社に対して抗議し,上記記事の訂正を求めた。また,原告の 代理人弁護士は,そのころ,ハワード社に対し,米「グッドウェア」は原 告を意味するが,原告と「サクラグループ」との間には何らの契約関係も 12 ないことから,「サクラグループ有限会社」の商標権に基づくライセンス を受けても,原告商品との誤認,混同を生ずるような商品の販売は許され ない旨を通知した(甲28)。 その後,平成22年12月18日付けの繊研新聞(甲29の1,2)に おいて, 「11月18日付ハワードの記事について」との見出し下に, 「カ ジュアルメーカーのハワード(東京,B社長)が来春夏に発売する「グッ ドウェア」は,サクラグループからライセンス供与を受けて製造・販売す るものです。サクラグループは,商標登録第3259517号,同第46 04877号,同第4604878号を取得しています。」,「商標登録 第4660048号を取得している米国のグッドウェア コーポレーショ ・ ンとは関係がありません。」との訂正記事を掲載した。 なお,上記訂正記事の掲載された当時までに,ビーグッド社商標(登録 第3259517号商標,登録第4105562号商標,登録第4141 511号商標)の商標権は,被告からサクラグループへ譲渡された。 イ Aは,平成22年12月25日,原告代表者に対し,「あなたの代理人 であるC弁護士より我々の顧客であるハワード(株)への法律行為に対す る報復措置として,あなたの主要顧客へ同様に警告状を送付する様に, 我々の弁護士より勧められておりますが,私個人の意見としては,相手方 の顧客に対する警告状や法的措置の応酬は,お互いのビジネスの縮小しか 招かないと考えております。それで,私はあなたに直接電話をしたのだし, あなたもその点に関しては同意したものだと考えていました。しかし,あ なたが最初の同意から意見を変える様な態度をこの様に取り続けるので あれば,私自身が回避したい状況に追い込まれてきます。私は,心から, そして,切に,あなたが交渉のテーブルに戻ることを要請致します。」な どと記載したメール(甲30の1・訳文甲30の2)を送信した。 Aは,同月29日,原告代表者に対し,「これらの交渉が決裂した場合 13 どういった事態になるかご想像いただけなかったらいけないので,具体的 に触れたいと思います。」,「(1) 私たちの次の手段 C氏の Haward Co. への行為に対する報復措置として,以下の行為を行うように勧められてい ます。「(a)…商標登録の取消審判請求」,「(b)…商標権を侵害す る者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は阻止を求め る差止めおよび/または仮差止請求」,「(c)私たちの顧客にその代理 人を通して送付している Goodwear Corporation に対する差止請求および /または仮差止請求」,「(d)日本において Goodwear Corporation が 製造した製品を扱っている者および/または会社への警告状の送付」」, 「(2) 双方の費用対効果の比較 私たちの法務部は能力および経験を持 っていますので,上記行為のすべてを弁護士なしで自ら行うことができま す。しかし,あなた方はこの点で,知的財産および英語/日本語を専門と する弁護士に依頼する必要があり…適切に主張をしようとするならば,私 たちと比べてはるかに多く(約50倍)の費用がかかります。」,「(4) 提案 あなた方と,C.F.L SPORTSWEAR TRADING,INC.の合意よりも少なく とも具体的なものとなる最小限の合意に私たちが至ることができるよう に,あなた方が交渉のテーブルに戻ることを心から,強く要請いたしま す。 などと記載したメール 」 (甲31の1・訳文甲31の2)を送信した。 ウ(ア) 被告は,平成23年1月17日,原告登録商標の通常使用権者が原 告登録商標に類似する商標を他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用 (不正使用)をしている旨主張して,商標法53条1項に基づき,原告 登録商標の取消しを求める審判(取消2011-300044号事件。 甲59の1)を請求した。 被告は,同月20日付け(甲32の1)及び同年2月1日付け(甲3 2の2ないし10)の内容証明郵便で,原告の取引先(大協産業株式会 社ほか9社)に対し,被告が原告登録商標の取消審判を請求したこと, 14 原告登録商標を取り消す旨の審決が確定すれば,現在取り扱っている商 品の法的拠り所を喪失することになること,審決の結果いかんに関わら ず,商標法37条所定の使用をした場合には,サクラグループから権利 行使を受けることになることを警告する旨の通知をした。 (イ) 被告は,平成23年2月14日,原告による原告登録商標に類似す る商標の使用が,他人の業務に係る商品との混同又は商品の品質の誤認 を生ずるものである旨主張して,商標法51条1項に基づき,原告登録 商標の取消しを求める審判(取消2011-300162号事件。甲5 9の2)を請求した。 (ウ) サクラグループは,平成23年7月28日,赤色の「Gｏｏdｗe aｒ」の欧文字と「Maｓｓachｕｓeｔｔｓ」の欧文字を含む商標 について指定商品を第25類「米国製の被服,米国製のエプロン,米国 製の靴下,米国製の手袋,米国製のネクタイ,米国製のバンダナ,米国 製の保温用サポーター,米国製のマフラー,米国製の耳覆い,米国製の 帽子,米国製のベルト,米国製の履物,米国製の運動用特殊衣服,米国 製の運動用特殊靴」とする商標登録出願(商願2011-57413号。 甲80)及び赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字と「Eｓｓeｘ」の 欧文字を含む商標について指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下, 手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽 子,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」とする商標登録出 願(商願2011-57414号。甲81)をし,平成24年2月10 日,それぞれ設定登録(登録第5468464号及び登録第54684 65号)を受けた。 (エ) 特許庁は,平成24年3月2日,取消2011-300044号事 件について,請求不成立審決をしたため,被告は,上記請求不成立審決 の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ) 15 第10113号事件)を提起した。 また,特許庁は,同年4月23日,取消2011-300162号事 件について,請求不成立審決をしたため,被告は,上記請求不成立審決 の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ) 第10188号事件)を提起した。 知的財産高等裁判所は,同年11月29日,上記各審決取消訴訟につ いて,それぞれ被告の請求を棄却する旨の判決(甲59の3,4)をし た。被告は,上記各判決を不服として,上告受理の申立て(最高裁判所 平成25年(行ヒ)第94号事件及び同第95号事件)をしたが,平成 25年4月16日,いずれも上告審として受理しない旨の決定(甲59 の3,4)がされた。 (4)ア サクラグループは,平成24年3月12日,別紙1のとおり,「Gｏｏ dｗeaｒ」の欧文字を横書きし,その外側に,該文字を籠文字風に縁取 りし,当該縁取りにつなげて,右端上方には六角形を表してなる本件商標 の商標登録出願をし,同年8月31日,その設定登録を受けた。 サクラグループ及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の商標登録 後,本件商標のうち,「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字部分を黒色から赤色 とした商標(甲38ないし41,60)をティーシャツ等に使用するよう になった。 その後,サクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し, その旨の移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した。 イ 原告は,平成28年12月5日,原告が使用する「Gｏｏdｗeaｒ」 の欧文字からなる標章(使用標章)が周知・著名であることを前提に,本 件商標が商標法4条1項10号,11号,15号及び19号に該当する旨 主張して,本件商標について商標登録無効審判(無効2016-8900 79号。以下「別件無効審判」という。甲70)を請求した。 16 ウ Aは,平成29年1月31日,原告代表者に対し,「私たちは再び衝突 しそうです。こちらとしては今回でこの一連の紛争を終結させたいと真に 望んでいるので,いったん衝突に至れば,こちらは勝つためにありとあら ゆる手段(訴訟,刑事告訴等を含みます。)をとらざるを得ません。一方 で,紛争には辟易しています。最近,私は,条件が満たされるならばこち らの商標を誰かに近々譲渡しようかと考えています。そちらはこの譲渡の 件に興味をお持ちではないでしょうか? うまくいけば,私たちは衝突の 繰り返しを回避することができます。…私たちは円満な解決を望んでおり ます。」などと記載したメール(甲44の1・訳文甲44の3)を送信し た。 また,Aは,同年2月6日,原告代表者に対し,「現段階での私の考え る解決に関してですが,過去のことについては話し合う必要はありません。 話し合うべきことは,譲渡額のみです。私たちの提示額は,私たちの5年 間の利益に基づいて算出された120万米ドルです。あなたのお考えを聞 かせてください。」と記載したメール(甲44の1・訳文甲44の2)を 送信した。 これに対して原告代表者は,応答しなかった。 エ 特許庁は,平成29年10月3日,別件無効審判について,原告が使用 する「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字からなる標章(使用標章)が本件商標 の出願時及び登録査定時に周知であったということはできないなどとして, 本件商標は商標法4条1項10号,11号,15号及び19号に該当しな い旨判断して,請求不成立審決(甲70)をした。その後,上記請求不成 立審決は,平成30年2月13日,確定した。 オ 原告は,平成30年6月29日,本件無効審判を請求した。 2 取消事由1(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について 原告は,被告及び被告と密接な関連性を有するサクラグループは,原告及び 17 その取引先の業務を妨害し,本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利益を得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであり,本件商標の出願経緯等には,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く事情があるから,本件商標は,商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する旨主張するので,以下において判断する。 (1) 業務妨害等の目的について 原告は,被告又はサクラグループは,原告がした繊研新聞の記事に係るハ ワード社に対する抗議行為に対する報復措置の一環として,原告のロゴとほ ぼ同一のロゴをあえて使用して,原告及びその取引先の業務を妨害するとと もに,原告のブランドにフリーライドするという不正の目的で,本件商標の 登録出願をしたものといえる,原告の上記抗議行為は正当なものであり,被 告らから報復措置を受けるいわれがないにもかかわらず,被告らが本件商標 を利用して,業務妨害行為及びフリーライド行為を行ったから,その不当性 は強度である旨主張する。 そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,@原告と被告は,199 7年(平成9年)から,被告が,高島USAを通じて,「Gｏｏdｗeaｒ」 の商標を付したティーシャツ(原告商品)を輸入し,日本国内で販売すると いう取引関係にあったところ,被告が1999年(平成11年)に原告商品 に係る商標権について調査した結果,原告が日本において「Gｏｏdｗea ｒ」の商標の商標登録を有しておらず,一方で,ビーグッド社が「gｏｏd ｗeaｒ」又は「Gｏｏd Weaｒ」の欧文字を含むビーグッド社商標の 商標権を有していることが判明したことを契機として,原告及び被告がそれ ぞれビーグッド社との間でビーグッド社商標の譲渡交渉を行うようになった 後,被告がビーグッド社からビーグッド社商標の商標権の譲渡を受け,平成 12年1月6日にその移転登録が経由された後,被告が被告の販売する商品 18 にビーグッド社商標を使用するようになり,原告と被告との取引関係が解消されたこと,A原告は,ビーグッド社商標の譲渡交渉中の平成11年7月2日,「GｏｏdｗeaｒUSA」の欧文字からなる商標について商標登録出願をし,平成14年3月28日付けで,当該商標が商標法3条1項3号に該当することを理由に拒絶査定を受けた後,平成15年4月4日,別紙2の構成からなる金色で縁取りをした赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字,図形等を含む原告登録商標の商標登録を受けたが,原告商品に使用されていた「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字からなる商標(甲3の1)については,商標登録出願をしなかったこと,B被告の関連会社のサクラグループが本件商標の商標登録出願をしたのは,原告と被告の上記取引関係の解消から約12年を経過した後の平成24年3月12日であること,Cサクラグループ及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の商標登録後,本件商標のうち,「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字部分を黒色から赤色とした商標をティーシャツ等に使用するようになったものであり,上記商標は本件商標と社会通念上同一の商標であると認められることからすると,被告及びサクラグループは,サクラグループによる本件商標の登録出願時,原告との関係で,「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字を含む商標の商標登録出願を差し控えるべき信義則上の義務等を負っていたものとまで認めることはできないし,一方で,サクラグループ及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の商標登録後,本件商標と社会通念上同一の商標を実際に使用しているのであるから,サクラグループによる本件商標の商標登録出願が原告及びその取引先の業務を妨害する目的や原告のブランドにフリーライドする目的をもって行ったものと認めることはできない。 もっとも,前記1の認定事実によれば,平成22年11月18日付けの繊研新聞において,サクラグループの取引先のハワード社が米国のカジュアルブランド「グッドウェア」のライセンス製造販売を始める旨の記事が掲載さ 19 れたことについて,原告は,上記記事中の「米国のカジュアルブランド「グッドウェア」」は原告を意味するが,原告とハワード社とは取引も取引交渉もなかったため,上記記事に誤りがあると考え,繊研新聞社に対して上記記事の訂正を求めるとともに,原告の代理人弁護士を通じて,ハワード社に対し,原告とサクラグループとの間には何らの契約関係もないことから,サクラグループの商標権に基づくライセンスを受けても,原告商品との誤認,混同を生ずるような商品の販売は許されない旨を通知したことに端を発し,被告の代表取締役のAが原告代表者に対して原告と被告との交渉が決裂した場合には原告の代理人弁護士のハワード社への通知に対する「報復措置」を行うこと及びその「報復措置」の具体例について言及したメールを送信した後,被告が原告登録商標について商標法53条1項に基づく不正使用取消審判(取消2011-300044号事件)及び同法51条1項に基づく不正使用取消審判(取消2011-300162号事件)を請求するとともに,原告の取引先に対し,原告登録商標を取り消す旨の審決が確定すれば,現在取り扱っている商品の法的拠り所を喪失することになるなどと警告する旨の通知をし,さらに,サクラグループは,赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字と「Maｓｓachｕｓeｔｔｓ」の欧文字を含む商標,赤色の「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字と「Eｓｓeｘ」の欧文字を含む商標及び本件商標の商標登録出願をしたことが認められる。上記認定事実によれば,サクラグループによる本件商標の商標登録出願は,原告の代理人弁護士のハワード社への通知に対する対抗措置の一環として行われた側面があるものと認められる。 しかしながら,上記@ないしCの事情に照らすと,このような側面があるからといって直ちにサクラグループによる本件商標の商標登録出願が原告及びその取引先の業務の妨害や原告のブランドにフリーライドする目的をもって行ったものと認めることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 20 (2) 不正の利益を得る目的について 原告は,原告が平成28年12月に本件商標について別件無効審判を請求 した後,被告らは,平成29年1月,原告に対し,本件商標を含むグッドウ ェア関連商標を譲渡する意向がある旨を告げるとともに,もし譲渡交渉が成 功すれば,訴訟や刑事告訴などといった原告と被告らとの間の将来の紛争を 回避できるであろうなどと述べた上で,120万米ドルの譲渡対価を要求し たことは,被告らが,原告が他社による保有を望まない商標(本件商標を含 む。)をあえて選択して商標登録出願をし,商標登録を受けた上で,自己に 有利な交渉材料として本件商標等を利用し,120万米ドルもの極めて高額 な譲渡対価を要求したことを示すこと,本件商標の出願時に原告と被告らと の間では鋭い対立関係があった事情にも鑑みると,被告らは,不正の利益を 得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであり,その不当性は強度であ る旨主張する。 そこで検討するに,前記1(4)イ及びウ認定のとおり,被告の代表取締役の Aは,原告が平成28年12月5日に本件商標について別件無効審判を請求 した後の平成29年1月31日,原告代表者に対し,「私たちは再び衝突し そうです。こちらとしては今回でこの一連の紛争を終結させたいと真に望ん でいるので,いったん衝突に至れば,こちらは勝つためにありとあらゆる手 段(訴訟,刑事告訴等を含みます。)をとらざるを得ません。一方で,紛争 には辟易しています。最近,私は,条件が満たされるならばこちらの商標を 誰かに近々譲渡しようかと考えています。そちらはこの譲渡の件に興味をお 持ちではないでしょうか? うまくいけば,私たちは衝突の繰り返しを回避 することができます。…私たちは円満な解決を望んでおります。」などと記 載したメールを送信し,さらに,同年2月6日,原告代表者に対し,「現段 階での私の考える解決に関してですが,過去のことについては話し合う必要 はありません。話し合うべきことは,譲渡額のみです。私たちの提示額は, 21 私たちの5年間の利益に基づいて算出された120万米ドルです。あなたの お考えを聞かせてください。」などと記載したメールを送信したことが認め られる。 上記認定事実によれば,被告は,原告に対し,被告又はサクラグループが 保有する本件商標を含む「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字を含む商標の商標権 を120万米ドルで譲渡する旨の提案をしたことが認められるが,一方で, @Aの上記各メールの文面によれば,120万米ドルの譲渡対価はあくまで も被告側の希望額の提示であるにすぎないこと,A本件においては,Aが上 記提案をした後,原告に対し,本件商標を含む「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文 字を含む商標の買取りを求める更なる要求をしたことをうかがわせる証拠は ないこと,Bサクラグループ及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の 商標登録後,本件商標と社会通念上同一の商標を実際に使用していること(前 記1(4)ア)に照らすと,Aが原告に対し上記提案をしたことから直ちにサク ラグループによる本件商標の商標登録出願が不正の利益を得る目的をもって 行ったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 (3) 小括 以上のとおり,被告及びサクラグループは,原告及びその取引先の業務を 妨害し,本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利益を得る目的で, 本件商標の登録出願をしたものと認めることはできないから,本件商標の出 願経緯等に,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして著しく社会的相当性 を欠く事情があるとの原告の前記主張は,その前提を欠くものである。 したがって,本件商標は商標法4条1項7号に該当するものと認めること はできないから,これと同旨の本件審決の判断はその結論において誤りはな く,原告主張の取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(理由不備の違法)について 22 (1) 原告は,本件審決は,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その 他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くもの があったものと認めることはできないとの結論を示すにとどまり,本件商標 の出願経緯等や出願目的に関する事実認定,法律を事実に適用した判断過程 を示しておらず,重要な争点について実質的な理由を欠いているから,本件 審決には,理由不備(商標法56条,特許法157条2項)の違法がある旨 主張する。 そこで検討するに,本件審決の審決書によれば,本件審決は,@原告提出 の全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他 不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものが あったものと認めることはできないし,本件商標の登録後,被告が原告に対 して,何らの実質的損害がないにもかかわらず不当な要求をする警告書等を 送付したというような事実も見いだせず,原告主張のビーグッド社とのビー グッド社商標の譲渡交渉経緯や原告登録商標に対する被告による異議申立て や取消審判(商標法53条1項,同法51条1項,同法50条1項)等につ いては,いずれの商標も本件商標とは構成態様を異にするものであり,かつ, 「Gｏｏdｗeaｒ」の文字部分の識別力が弱いことも併せ考慮すれば,当 該経緯等が,本件の審理判断に影響を及ぼすものではないから,本件商標が 同法4条1項7号に該当するということはできない,A原告提出の証拠及び 主張を前提とすると,原告は,平成2年(1990年)頃の我が国への進出 にあたって,「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字からなる商標を自ら登録出願す る機会は十分にあったというべきであり,また,平成11年(1999年) 6月後半の時期においても,原告は,速やかに「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文 字からなる商標を登録出願することができたものであるところ,被告が,そ の時期に「Gｏｏdｗeaｒ」の欧文字からなる商標の存在を認識していた ものであるとしても,商標権の帰属等をめぐる問題は,あくまでも,当事者 23 同士の私的な問題として解決すべきであり,しかも,原告は,この時期にお いても被告に対し,原告の「Gｏｏdｗeaｒ」関連の商標登録出願をしな いことや,出願をした場合には原告へ帰属させる旨の契約や交渉等ができた にもかかわらず,そのような措置を講じた事実は見いだせず,かつ,自ら登 録出願しなかった責めを被告に求めるべき格別な事情を見いだすこともでき ないことからすると,本件商標について,商標法の先願登録主義を上回るよ うな,その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるというこ とはできないし,そのような場合には,あくまでも,当事者間の私的な問題 として解決すべきであるから,公の秩序又は善良の風俗を害するというよう な事情があるということはできず,本件商標は,同号に該当しない旨判断し たことが認められる。 上記認定事実によれば,本件審決は,本件商標が同号に該当しないとの結 論に至った判断過程を具体的に示して,原告提出の証拠及び主張について実 質的な評価,判断をしているものと認められるから,本件審決に理由不備の 違法があるものとはいえない。 したがって,原告の上記主張(原告主張の取消事由2)は採用することが できない。 4 結論 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。 したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。 |
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| 24 裁判官古河謙一裁判官岡山忠広25 (別紙1)26 (別紙2)27 (別紙3)1登録第3259517号商標(登録日平成9年2月24日)指定商品第25類「ワイシャツ類」2登録第4105562号商標(登録日平成10年1月23日)指定商品第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカーチーフ,マフラー,帽子,運動用特殊衣服」3登録第4141511号商標(登録日平成10年5月1日)指定商品18類「毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,愛玩動物用被服類」28 |
| 裁判長裁判官 | 大鷹一郎 |
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